2022허4635 등록무효(실) 특허 특허법원 2023.06.16

【원 고】

주식회사 ○○○ (소송대리인 변호사 손천우 외 5인)

【피 고】

△△△ 주식회사 (소송대리인 법무법인(유한) 세종 외 1인)

【변론종결】

2023. 4. 19.

【주 문】

1. 특허심판원이 2022. 7. 29. 2022당179호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】

주문과 같다.

【이 유】

1. 기초사실
가.이 사건 등록고안(갑 제2호증)
1) 고안의 명칭: 체외진단검체필터용 케이스
2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2018. 7. 5./ 2019. 6. 10./ (등록번호 2 생략)
3) 권리자: 원고
4) 청구범위

【청구항 1】

상부영역에 받침면이 형성되어 있고 상기 받침면에는 상향개구의 검체필터수용홈이 함몰 형성되어 있는 받침부와(이하 ‘구성 1’이라 한다), 상기 검체필터수용홈을 둘러싸도록 상기 받침부에 결합되는 덮개부를 갖는 체외진단검체필터용 케이스에 있어서(이하 ‘구성 2’라 한다), 상기 덮개부는 상면에 희석액튜브를 기립상태로 수용하기 위한 상향개구의 희석액튜브수용홈이 상기 검체필터수용홈에 수용된 검체필터와 간섭되지 않도록 함몰 형성되어 있는 것(이하 ‘구성 3’이라 한다)을 특징으로 하는 체외진단검체필터용 케이스(이하 ‘이 사건 제1항 고안’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 표시한다).

【청구항 2】

제1항에 있어서, 상기 받침부는 상기 받침면의 둘레영역에 상단이 상기 받침면보다 높은 위치에 도달하도록 받침억지끼움면이 형성되어 있고; 상기 덮개부는 저면에 요형(凹形)의 덮개홈이 함몰 형성되어 있고, 상기 덮개홈의 내표면에는 상기 받침부에 결합할 때 상기 받침억지끼움면에 가압접촉하는 덮개억지끼움면이 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 체외진단검체필터용 케이스.

【청구항 3】

제2항에 있어서, 상기 덮개억지끼움면은 상기 희석액튜브수용홈의 개구면보다 낮은 위치에 배치되도록 형성되는 것을 특징으로 하는 체외진단검체필터용 케이스.

【청구항 4】

제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 희석액튜브수용홈은 내표면에 압착돌부가 홈깊이방향을 따라 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 체외진단검체필터용 케이스.
5) 고안의 주요 내용
[1] 기술분야

【0001】

본 고안은 체외진단검체필터용 케이스에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 체외진단에 사용되는 검체필터를 보관하기 위한 케이스에 관한 것이다.[2] 배경기술

【0003】

체외진단은 채취도구(피펫, 면봉 등)를 사용하여 인체로부터 검체를 채취하는 단계와, 희석액튜브(202, 도11 참조)에 저장된 검체희석액에 채취도구를 담가 검체를 추출하는 단계와, 추출된 검체를 포함하는 검체희석액(검체전개액)을 검체필터(201, 도13 참조)를 통과시켜 디바이스(203, 도12 참조)의 점적부위에 떨어뜨리는 단계를 거쳐 이루어진다.

【0005】

체외진단에 사용되는 희석액튜브(202)는 검체필터를 결합할 수 있는 구조로 구성되어 있다.

【0006】

1회의 체외진단에는 채취도구, 희석액튜브, 검체필터, 디바이스가 각각 하나씩 필요하므로 체외진단을 여러 사람에게 실시하는 경우에는 채취도구, 희석액튜브(202), 검체필터(201), 디바이스(203)는 각각 피검사자의 수만큼 필요해 진다.

【0007】

체외진단에 사용되는 검체필터는 케이스(이하 "체외진단검체필터용 케이스"라고 함)에 담아 사용자에게 공급된 후 체외진단에 사용된다.

【0023】

그런데 종래의 체외진단검체필터용 케이스에 따르면, 검체필터(201)이외 다른 체외진단기구를 거치할 수 있는 구조가 없기 때문에 체외진단을 실시하는 동안 희석액튜브(202)를 거치하기 위한 거치대를 체외진단검체필터용 케이스와 별도로 마련해야 한다는 문제점이 있었다.[3] 해결하려는 과제

【0025】

따라서 본 고안의 목적은, 체외진단을 실시하는 동안 희석액튜브를 거치하기 위한 구조를 갖는 체외진단검체필터용 케이스를 제공하는 것이다.[4] 고안의 효과

【0030】

따라서 본 고안에 따르면, 상면에 희석액튜브를 기립상태로 수용하기 위한 상향개구의 희석액튜브수용홈을 검체필터수용홈에 수용된 검체필터와 간섭되지 않도록 함몰 형성함으로써, 체외진단을 실시하는 동안 희석액튜브를 체외진단검체필터용 케이스에 거치할 수 있게 된다.[5] 고안의 구체적 내용

【0034】

본 고안의 실시예에 따른 체외진단검체필터용 케이스는, 이들 도면에 도시된 바와 같이, 받침부(10)와, 받침부(10)에 결합되는 덮개부(20)를 갖고 있다.

【0035】

받침부(10)는 상부영역에 받침면(11a)이 형성되어 있는 받침바디부(11)와, 받침바디부(11)의 하단 둘레연부로부터 외측으로 연장 형성된 받침플랜지(12)를 갖고 있다.

【0036】

받침바디부(11)는 받침면(11a)에 상향개구의 검체필터수용홈(11b)이 함몰 형성되어 있다.

【0037】

그리고 받침바디부(11)는 받침면(11a)의 둘레영역에 받침억지끼움면(11c)이 형성되어 있다.

【0038】

받침억지끼움면(11c)은 상단이 받침면(11a)보다 높은 위치에 도달하도록 형성된다.

【0039】

덮개부(20)는 저면에 요형(凹形)의 덮개홈(21a)이 함몰 형성되어 있는 덮개바디부(21)와, 덮개바디부(21)의 하단 둘레연부로부터 외측으로 연장 형성된 덮개플랜지(22)를 갖고 있다.

【0040】

덮개바디부(21)에는 덮개홈(21a)에 더하여 상향개구의 희석액튜브수용홈(21b)이 형성되어 있다.

【0041】

희석액튜브수용홈(21b)은 덮개바디부(21)의 상면에 함몰 형성되어 있다

【0042】

희석액튜브수용홈(21b)은 검체필터수용홈(11b)에 수용된 검체필터(201)와 간섭되지 않도록 형성된다.

【0043】

희석액튜브수용홈(21b)은 내표면에 압착돌부(21d)가 홈깊이방향을 따라 형성되어 있다.

【0044】

희석액튜브수용홈(21b)에는 희석액튜브(202)가 기립상태로 수용된다.

【0045】

덮개홈(21a)은 내표면에 덮개억지끼움면(21c)이 형성되어 있다.

【0046】

덮개억지끼움면(21c)은 받침부(10)에 결합할 때 받침억지끼움면(11c)의 외표면에 가압접촉하도록 형성된다.

【0047】

그리고 덮개억지끼움면(21c)은 희석액튜브수용홈(21b)의 개구면보다 낮은 위치에 배치되도록 형성된다.

【0048】

이러한 구성을 갖는 덮개부(20)는 검체필터수용홈(11b)을 둘러싸고 덮개억지끼움면(21c)이 받침억지끼움면(11c)에 가압접촉되도록 받침부(10)에 결합된다.

【0049】

전술한 구성을 갖는 본 고안의 실시예에 따른 체외진단검체필터용 케이스를 사용하는 방법을 도10, 도11, 도12 및 도13을 참조하여 설명하면 다음과 같다.

【0050】

먼저 각 검체필터수용홈(11b)에 검체필터(201)를 하나씩 보관한다(도10 참조).

【0052】

다음에 채취도구를 사용하여 검체를 채취한다.

【0053】

다음에 희석액튜브(202, 도11 참조)로부터 캡시트(202a)를 제거한 후, 채취도구를 검체희석액(202b)에 담가 검체를 추출한다.

【0054】

다음에 덮개부(20)를 받침부(10)로부터 분리한 후, 검체필터(201)를 끄집어낸다.

【0055】

다음에 검체필터(201)를 희석액튜브(202)의 목부에 결합한다(도12 참조).

【0056】

다음에 검체필터(201)가 결합된 희석액튜브(202)의 하단영역을 희석액튜브수용홈(21b)에 삽입하는 방법으로 희석액튜브(202)를 체외진단검체필터용 케이스에 기립상태로 거치한다(도12 참조). 여기서 희석액튜브(202)가 거치되는 덮개부(20)는 받침부(10)에 결합된 상태이거나 또는 분리된 상태일 수 있다.

【0057】

다음에 체외진단검체필터용 케이스로부터 희석액튜브(202)를 하나씩 분리한 후, 검체전개액을 검체필터(201)를 통과시켜 디바이스(203)의 점적부위(S)에 떨어뜨린다(도13 참조).

【0058】

상술한 바와 같이 본 고안의 실시예에 따르면, 상면에 희석액튜브(202)를 기립상태로 수용하기 위한 상향개구의 희석액튜브수용홈(21b)을 검체필터수용홈(11b)에 수용된 검체필터(201)와 간섭되지 않도록 함몰 형성함으로써, 체외진단을 실시하는 동안 희석액튜브(202)를 체외진단검체필터용 케이스에 거치할 수 있게 된다.

【0059】

그리고 받침면(11a)의 둘레영역에 상단이 받침면(11a)보다 높은 위치에 도달하도록 받침억지끼움면(11c)을 형성하는 한편, 덮개홈(21a)의 내표면에 받침부(10)에 결합할 때 받침억지끼움면(11c)에 가압접촉하는 덮개억지끼움면(21c)을 형성함으로써, 희석액튜브수용홈(21b)의 깊이가 증가되어 희석액튜브(202)의 거치상태를 안정적으로 유지할 수 있게 된다.

【0060】

또한 희석액튜브수용홈(21b)의 개구면보다 낮은 위치에 배치되도록 덮개억지끼움면(21c)을 형성함으로써, 희석액튜브수용홈(21b)의 깊이가 증가되어 희석액튜브(202)의 거치상태를 안정적으로 유지할 수 있게 된다.

【0061】

또한 희석액튜브수용홈(21b)의 내표면에 압착돌부(21d)를 홈깊이방향을 따라 형성함으로써, 희석액튜브(202)에 대한 가압력이 증가되어 희석액튜브(202)의 거치상태를 안정적으로 유지할 수 있게 된다.
나. 선행고안들
1) 선행고안 1(을 제2호증의 1 내지 4, 제8호증 및 제11호증의 1 내지 3)
원고가 식품의약품안전처(이하 ‘식약처’라고 한다)로부터 체외 (허가번호 1 생략)으로 품목 허가를 받은 제품 중 ‘BIOCREDIT (제품명 1 생략)’(이하 ‘(제품명 1 생략)’이라 한다) 제품 키트에 포함된 여러 구성품 중 하나인 ‘검체필터(점적용 필터마개) 케이스’이다.
식약처 의료기기전자민원창구 사이트에 2018. 8. 21.경 업로드된 품목상세정보 중 ‘모양 및 구조-외형’ 항목 부분에 다음과 같이 (제품명 1 생략)의 ‘검체필터 케이스’가 포함되어 있다.
(사진 1 생략)
공시 시점을 알 수 없는 해당 제품 키트의 설명서(을 제8호증) 및 2018. 12. 3. 게시된 YouTube 동영상(동영상 캡처 사진인 을 제11호증의 1 내지 3 참조)에 따르면, 해당 제품 키트에 포함된 ‘검체필터 케이스’는 받침부와 그에 결합되는 덮개부로 구성되어 있는데, 받침부에는 검체필터수용홈이 함몰 형성되어 있고, 덮개부에는 희석액튜브(검체희석액용기)를 기립상태로 수용하기 위한 희석액튜브수용홈이 상기 검체필터수용홈에 수용된 검체필터와 간섭되지 않도록 함몰 형성되어 있다.
(사진 2 생략)
2) 선행고안 2(을 제3호증의 1 내지 4 및 제14호증의 1, 2)
원고가 식약처로부터 체외 (허가번호 2 생략)으로 품목 허가를 받은 ‘(제품명 5 생략)’(이하 ‘◇◇’라 한다) 제품 키트에 포함된 여러 구성품 중 하나인 ‘검체필터(점적용 필터마개) 케이스’이다.
해당 제품 키트에 관해 2019. 3. 6. 게시된 YouTube 동영상(동영상 캡처 사진인 을 제14호증의 1, 2 참조)에 따르면, 해당 제품 키트에 포함된 ‘검체필터 케이스’는 원고의 상기 (제품명 1 생략)에 포함된 선행고안 1과 동일한 구조와 형상을 갖고 있다.
(사진 3 생략)
3) 선행고안 3(갑 제2호증, 을 제16호증의 1, 2)
이 사건 등록고안의 명세서에 종래기술로 기재된(문단번호 [0008] 내지 [0022]) ‘체외진단검체필터용 케이스’로서, 주요 내용과 도면은 다음과 같다.
□ 배경기술

【0008】

도14 및 도15는 각각 종래 체외진단검체필터용 케이스의 결합사시도이고, 도16은 종래 체외진단검체필터용 케이스의 분해사시도이다.

【0009】

종래의 체외진단검체필터용 케이스는, 이들 도면에 도시된 바와 같이, 받침부(110)와, 받침부(110)에 결합되는 덮개부(120)를 갖고 있다.

【0010】

받침부(110)는 상부영역에 받침면(111a)이 형성되어 있는 받침바디부(111)와, 받침바디부(111)의 하단 둘레연부로부터 외측으로 연장 형성된 받침플랜지(112)를 갖고 있다.

【0011】

받침바디부(111)는 받침면(111a)에 상향개구의 검체필터수용홈(111b)이 함몰 형성되어 있다.

【0012】

그리고 받침바디부(111)는 받침면(111a)의 둘레영역에 받침억지끼움면(111c)이 형성되어 있다.

【0013】

받침억지끼움면(111c)은 상단이 받침면(111a)와 같은 높이에 도달하도록 형성된다.

【0014】

덮개부(120)는 저면에 요형(凹形)의 덮개홈(121a)이 함몰 형성되어 있는 덮개바디부(121)와, 덮개바디부(121)의 하단 둘레연부로부터 외측으로 연장 형성된 덮개플랜지(122)를 갖고 있다.

【0015】

덮개홈(121a)은 내표면에 덮개억지끼움면(121c)이 형성되어 있다.

【0016】

덮개억지끼움면(121c)은 받침부(110)에 결합할 때 받침억지끼움면(111c)의 외표면에 가압접촉하도록 형성된다.

【0017】

이러한 구성을 갖는 덮개부(120)는 검체필터수용홈(111b)을 둘러싸고 덮개억지끼움면(121c)이 받침억지끼움면(111c)에 가압접촉되도록 받침부(110)에 결합된다.

【0022】

전술한 구성을 갖는 종래의 체외진단검체필터용 케이스는 현장에서 사용되고 있는 것이라고 고안자가 확인해 준 종래기술에 해당한다.

【0023】

그런데 종래의 체외진단검체필터용 케이스에 따르면, 검체필터(201)이외 다른 체외진단기구를 거치할 수 있는 구조가 없기 때문에 체외진단을 실시하는 동안 희석액튜브(202)를 거치하기 위한 거치대를 체외진단검체필터용 케이스와 별도로 마련해야 한다는 문제점이 있었다.
(사진 4 생략)
2016. 1. 20. 공개된 독감진단키트 케이스에는 선행고안 3과 동일한 구성의 덮개부가 나타나 있다.
4) 선행고안 4(을 제17호증)
2014. 11. 3. 공개된 공개특허공보 제***-****-****059호에 기재된 ‘걸림홀이 구비된 화장품 또는 약품 포장 세트’에 관한 것으로, 주요 내용 및 도면은 다음과 같다.
□ 기술분야

【0001】

본 발명은 포장상자 및 이를 이용한 포장 세트에 관한 것으로, 여드름 치료제, 스킨 등의 액제가 저장되는 저장용기를 내부에 수용하도록 이루어져 있되, 상측의 날개 일측에 걸림홀을 형성함으로써 소형 튜브를 걸림홀에 거치시킨 채 면봉 등과 함께 내장 가능하도록 구성됨으로써 저장용기의 빈번한 개방 및 피부와의 접촉에 따른 오염을 방지하고, 소형 튜브를 이용하여 사용함으로써 휴대가 용이하며, 소형 튜브 및 면봉 등이 함께 내장되도록 하여 소형 튜브의 손실을 방지하는 것은 물론 전체가 하나의 상자에 내장됨으로써 관리가 편리해지도록 한, 걸림홀이 구비된 포장상자 및 포장 세트에 관한 것이다.□ 해결하려는 과제

【0011】

본 발명의 걸림홀이 구비된 포장상자 및 포장 세트는 상기와 같은 종래 기술에서 발생하는 문제점을 해소하기 위한 것으로, 포장상자 상부 개구부를 개폐시키는 덮개부 중 어느 하나에 저장용기의 액제를 저장할 수 있도록 된 튜브를 거치할 수 있도록 걸림홀을 형성함으로써 저장용기에 저장된 액제를 작은 튜브에 소량씩 저장하여 사용할 수 있도록 하려는 것이다.

【0014】

이에 따라 저장용기의 개방 횟수를 최소화하여 내용물의 오염을 최대한 방지하고, 소형의 튜브를 사용함으로써 휴대가 용이할 뿐만 아니라 튜브 및 면봉의 분실을 방지하고, 전체를 하나의 상자에 보관함으로써 관리가 편리해질 수 있게 하려는 것이다.□ 발명의 구체적 내용

【0026】

본 발명의 포장 상자는 크게 본체(10), 주덮개부(13), 제1보조덮개부(14), 제2보조덮개부(15)를 포함하여 구성되어 있다.

【0027】

본체(10)는 도시된 바와 같이 상부에 개구부(11)가 형성되어 있고, 개구부(11)의 하측으로 저장용기(20)가 내부에 수용될 수 있도록 저장공간(12)이 형성되어 있다.

【0028】

본체(10)는 통상적인 화장품이나 의료 용품의 포장용기와 마찬가지로 지류가 전개된 상태로 절곡 및 접합되어 하부가 막힌 육면체의 형상을 취하는 것이 일반적이나, 이에 한정되는 것은 아니다.

【0032】

상기와 같은 본체(10), 주덮개부(13), 제1보조덮개부(14) 및 제2보조덮개부(15)의 형상은 통상적인 포장용 상자의 형상이다.

【0034】

구체적으로 도 1에 도시되어 있는 바와 같이 상기 제2보조덮개부(15)는 상기 제2인접변(11c)으로부터 이격된 위치까지 형성된 측벽부(15a)와, 상기 측벽부(15a)로부터 절곡 가능하게 이루어져 있으며, 중간에 걸림홀(15c)이 형성된 거치부(15b)로 이루어져 있는 것을 특징으로 한다.

【0035】

이러한 구성은, 후술하는 튜브(30) 일측이 상기 걸림홀(15c)에 끼워 걸리도록 하여 크기가 작은 튜브(30)의 보관이 포장상자(10)와 함께 이루어져 분실 위험성을 낮출 수 있게 한다.

【0037】

즉, 본 발명은 튜브(30)를 함께 보관하며, 꺼내기 쉽도록 상측에 걸치는 형식으로 위치시킴과 더불어, 튜브(30)가 개구부(11) 상부로 돌출되지 않아 전체적인 포장상자의 외관이 육면체 형상을 원할히 유지시킬 수 있게 해주는 것이다.
5) 선행고안 5(을 제1호증의 1, 2)
원고가 이 사건 등록고안의 특허청 출원 단계에서 공지예외적용을 주장한 것 중 시약모델 1(제품명 2 생략)에 포함된 ‘체외진단검체필터 케이스의 덮개부’이다.
(사진 5 생략)
[공지예외적용 증명서류에 첨부된 사진]
선행고안 5가 포함된 시약모델 1은 2017. 11. 10. 말레이시아로 수출되었고, 2017. 11. 30.에 국내에 판매되었음을 공지예외적용 증명서류(을 제1호증의 1, 2)로부터 확인할 수 있다.
다. 이 사건 등록고안이 포함된 ‘(제품명 1 생략)’ 제품 진단키트 구성(을 제2호증의 3)
이 사건 등록고안이 포함된 ‘(제품명 1 생략)’ 제품 진단키트에는, 디바이스(1), 희석액 튜브(2), 검체필터(3), 채취도구(4) 및 이 사건 등록고안인 검체필터 케이스가 포함되어 있다. 디바이스(1)와 희석액 튜브(2)의 각 포장지에는 유효기간이 표기되어 있으나, 검체필터 케이스에는 유효기간이 표기되어 있지 않고, 검체필터 케이스 안에는 검체필터가 수용되어 있다.
(사진 6 생략)
라. 이 사건 심결의 경위
1) 피고는 2022. 1. 18. 특허심판원에 이 사건 등록고안의 실용신안권자인 원고를 상대로, ‘이 사건 등록고안은 선행고안 1, 2 각각에 의해 신규성이 부정되고, 선행고안 3, 4의 결합에 의해 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.’는 취지로 주장하면서, 이 사건 등록고안에 대한 등록무효심판을 청구하였다.
2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2022당179호로 심리한 후, 2022. 7. 29. ‘이 사건 제1항 내지 제4항 고안은 선행고안 1에 의해 신규성이 부정된다.’는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

【인정근거】

다툼이 없는 사실, 갑 제1 내지 8호증, 을 제1 내지 3, 11, 14 내지 17호증(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함 한다. 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지
2. 당사자 주장의 요지
가. 원고
1) 이 사건 등록고안은 다음과 같은 이유로 신규성이 부정되지 않는다.
가) 선행고안 1은 원고가 이 사건 등록고안의 출원 단계에서 공지예외적용을 주장한 고안이고, 선행고안 2도 위 공지예외적용을 주장한 것과 동일 고안이자 동일 물건의 후속 판매 물건이어서, 위 공지예외적용 주장의 효과가 미친다.
나) 원고는 공지예외적용을 주장한 바와 같이, 2017. 11. 10. 및 2017. 11. 30. 이후부터 이 사건 등록고안이 적용된 선행고안 1, 2를 수출 및 판매하였고, 그 이전에 이 사건 등록고안이 적용된 ‘검체필터 케이스’를 공지 또는 공연히 실시한 바 없다.
다) 피고 제출의 선행고안 1, 2 자료는 모두 이 사건 등록고안의 출원일 이후에 공지된 것이다.
라) 피고는 식약처 품목 허가서에 기재된 사용기간과 ‘디바이스’ 및 ‘희석액 튜브’에 기재된 유효기간 만료일을 근거로, ‘검체필터 케이스’인 선행고안 1과 2를 공연히 실시한 시점이 공지예외적용일 이전이라고 주장하는데, 이는 합리적 근거가 없는 가정에 불과하다.
2) 이 사건 등록고안은 다음과 같은 이유로 진보성이 부정되지 않는다.
가) 선행고안 4는 기술분야, 기술적 과제나 목적이 이 사건 등록고안과 다르고, 선행고안 4의 ‘걸림홀’은 이 사건 등록고안의 ‘희석액튜브홈’과 그 구성이 다르므로, 선행고안 3에 선행고안 4를 결합하더라도 이 사건 등록고안의 진보성을 부정할 수 없다.
나) 선행고안 5는 원고에 의해 공지예외적용이 주장된 것이어서, 이 사건 등록고안의 진보성 판단 시 선행기술로 사용될 수 없고, 선행고안 3만으로는 이 사건 등록고안을 도출할 수 없으므로, 선행고안 3, 5의 결합에 의해 이 사건 등록고안의 진보성을 부정할 수 없다.
나. 피고
1) 이 사건 등록고안은 다음과 같은 이유로 선행고안 1에 의해 신규성이 부정된다.
가) 선행고안 1과 이 사건 등록고안은 구성이 동일하다.
나) (제품명 1 생략)은 2017. 7. 4. 식약처 변경신고를 기점으로 기존의 드롭퍼 방식(스포이드 방식)에서 검체필터 방식으로 변경되었으므로, 검체필터를 수용하는 검체필터 케이스인 선행고안 1은 공지예외적용일 이전인 2017. 7. 4.부터 사용되었을 것이 분명하다.
다) 식약처 의료기기전자민원창구 사이트에 게재된 (제품명 1 생략)의 사진에는 ‘디바이스’와 ‘검체희석액’의 유효기한이 2019. 10. 15.로 표시되어 있고, 품목상세정보에는 사용기간은 24개월이므로, 이로부터 도출되는 해당 ‘디바이스’와 ‘검체희석액’의 제조일자는 2017. 10. 15.이라는 점이 확인되는데, 검체필터 케이스인 선행고안 1도 같은 키트제품으로 묶여서 판매되고 있으므로, 선행고안 1 역시 다른 구성품들과 동일하게 공지예외적용일 이전인 2017. 10. 15.에 제조되어 판매되었다고 봄이 합리적이다.
2) 이 사건 등록고안은 다음과 같은 이유로 선행고안 2에 의해서도 신규성이 부정된다.
가) 선행고안 2와 이 사건 등록고안은 구성이 동일하다.
나) 식약처 의료기기전자민원창구 사이트에 게재된 ◇◇ 제품의 사진에는 ‘디바이스’의 유효기한이 2018. 9. 7.로 표시되어 있고, 품목상세정보에는 사용기간은 24개월이므로, 이로부터 도출되는 해당 ‘디바이스’의 제조일자는 2016. 9. 7.이라는 점이 확인되는데, 검체필터 케이스인 선행고안 2도 같은 키트제품으로 묶여서 판매되고 있으므로, 선행고안 2 역시 ‘디바이스’와 동일하게 공지예외적용일 이전인 2016. 9. 7.에 제조되어 판매되었다고 봄이 합리적이다.
다) 설령, 선행고안 2가 2016. 9. 7.에 공연히 실시된 것이 아니라 하더라도, ◇◇ 제품은 2017. 12. 16. 식약처 변경신고를 기점으로 기존의 드롭퍼 방식(스포이드 방식)에서 검체필터 방식으로 변경되었으므로, 검체필터를 수용하는 검체필터 케이스인 선행고안 2는 공지예외적용일 이전은 아니더라도, 최소한 이 사건 등록고안의 출원일 이전인 2017. 12. 16.부터 사용되었을 것이 분명하다.
라) 그런데 선행고안 2(◇◇ 제품의 검체필터 케이스)는 원고의 공지예외적용 주장의 근거인 시약모델 1(제품명 2 생략) 및 시약모델 2(제품명 1 생략)와 제품명, 허가번호(체외 (허가번호 2 생략)/ 체외 (허가번호 1 생략)), 진단 대상(Rota 바이러스/ Influenza 바이러스)이 상이한 제품의 구성품으로 선행 공지행위와 후행 공지행위는 관련성이 인정되지 않으므로, 선행고안 2에는 공지예외적용 주장의 효과가 미치지 않는다. 따라서 이 사건 등록고안의 출원일 이전인 2017. 12. 16.에 공연히 실시된 선행고안 2에 의해 이 사건 등록고안의 신규성이 부정된다.
3) 이 사건 제1항 고안은 다음과 같은 이유로 선행고안 3과 선행고안 4의 결합에 의해 진보성이 부정된다.
가) 이 사건 제1항 고안의 구성 1 및 2는 선행고안 3에 그대로 나타나 있다.
나) 선행고안 4의 덮개부(15)에 형성된 ‘걸림홀(15c)’을 선행고안 3에 결합하면, 이 사건 제1항 고안의 구성 3이 도출될 수 있다.
다) 선행고안 4와 같이 덮개부에 홈 또는 홀을 형성하여 포장용기의 부품을 거치하는 것은 을 제18호증 내지 제20호증에 의하여 알 수 있듯이 포장 기술분야에서 널리 사용되는 주지관용기술이기도 하다.
4) 이 사건 제1항 고안은 다음과 같은 이유로 선행고안 3과 선행고안 5의 결합에 의해서도 진보성이 부정된다.
가) 이 사건 등록고안의 출원 단계에서의 공지예외적용 주장 중 시약모델 1에 관하여는 이 사건 등록고안이 적용되는 ‘검체필터 방식’ 제품임을 전제로 공지예외적용 주장 및 증명이 이루어진 것인데, 시약모델 1은 실제로는 ‘검체필터 방식’의 제품이 아니라 검체필터를 사용하지 않는 ‘스트립 방식’의 제품이어서, 원고는 공지예외적용 주장을 허위로 한 것이고, 따라서 시약모델 1의 구성품인 선행고안 5는 공지예외적용의 대상이 될 수 없어, 이 사건 등록고안의 진보성 판단 시 선행기술이 될 수 있다.
나) 공지예외적용 규정은 실용신안출원된 공지 고안에 대해서만 적용되는데, 시약모델 1에 포함된 선행고안 5는 이 사건 등록고안의 구성 중 일부에 불과할 뿐이며, 그에 대해서는 실용신안출원이 이루어진 바도 없으므로, 그 점에서라도 선행고안 5는 공지예외적용의 대상이 될 수 없다.
다) 선행고안 3의 덮개부(120) 대신에 선행고안 5를 끼워 넣기만 하면 이 사건 제1항 고안과 동일하게 된다.
5) 이 사건 제2항 내지 제4항 고안에 부가된 구성들 또한 선행고안 3에 개시된 것이거나, 이 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 쉽게 변경할 수 있는 사항이다.
3. 이 사건 심결의 위법 여부에 대한 판단
가. 선행고안 2와 선행고안 5에 공지예외적용 주장의 효과가 미치는지 여부
피고는, 선행고안 2와 선행고안 5에는 공지예외적용 주장의 효과가 미치지 않아, 이 사건 등록고안의 신규성 또는 진보성 판단 시 선행고안 2와 선행고안 5를 선행기술로 사용할 수 있다고 주장하므로, 이에 대해 살핀다.
1) 선행고안 2에 공지예외적용 주장의 효과가 미치는지 여부
가) 을 제1호증의 기재에 의하면, 원고는 이 사건 등록고안을 특허청에 출원하면서 시약모델 1(제품명 2 생략)에 포함된 체외진단검체필터 케이스의 덮개부 및 시약모델 2(제품명 1 생략)에 포함된 체외진단검체필터 케이스에 대해 공지예외적용을 주장한 사실이 인정된다. 이에 대하여 피고는, 공지예외적용 주장의 근거인 시약모델 1, 2와 선행고안 2는 제품명, 식약처 품목허가번호, 진단 대상 등이 상이하여 공지예외적용 주장의 효과가 선행고안 2에는 미치지 않는다고 주장하므로 이에 대하여 본다.
나) 실용신안법 제11조에서 준용하고 있는 특허법 제30조 제1항 제1호는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 특허출원 전 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시되는 등으로 특허법 제29조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하게 된 경우(이하 ‘자기공지’라고 한다), 그날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 특허발명의 신규성 또는 진보성(특허법 제29조 제1항, 제2항) 규정을 적용할 때 그 발명은 제29조 제1항 각호의 공지된 발명에 해당하지 않는 것으로 본다고 하여 공지예외 규정을 두고 있다. 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 특허법 제30조는 종전에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 시험, 간행물에의 발표, 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통한 발표, 산업자원부령이 정하는 학술단체에서의 서면발표와 같은 특정 형태의 발명의 공개에 대해서만 공지예외적용을 허용하던 규정을 완화하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의한 출원공개나 등록공고를 제외한 모든 공개행위에 대하여 공지예외적용을 허용함으로써 자유로운 연구결과의 공개를 촉진하고 연구활동 활성화 및 기술축적을 지원하고자 하기 위한 것이다. 이러한 공지예외 규정의 취지에 비추어 볼 때 특허출원 당시 동일한 발명에 대해 여러 번의 공지행위가 있었고, 출원인이 그 중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 신규성 상실의 예외 주장을 하였더라도 공지된 나머지 발명들이 가장 먼저 공지된 발명과 동일성이 인정된다면 그 나머지 발명에 대해서도 신규성 상실 예외의 효과가 미친다고 할 것이다.
다) 위 법리에 따라 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 선행고안 2에도 공지예외적용 주장의 효과가 미친다고 봄이 타당하다.
(1) 원고가 공지예외적용을 주장한 대상은 앞서 본 바와 같이 ‘체외진단검체필터 케이스의 덮개부’와 ‘체외진단검체필터 케이스’이고, 이는 희석액튜브의 거치대 및/또는 검체필터 보관이 필요한 진단키트 제품에 사용가능한 것이어서, 검지하고자 하는 바이러스의 종류에 따라 그 구조와 형상이 달라진다고 볼 수 없으므로, 체외진단검체필터가 포함된 진단 키트에 일반적으로 채택 가능한 구성품이다.
(2) 식약처 품목허가가 체외 (허가번호 1 생략)(시약모델 1, 2)와 체외 (허가번호 2 생략)(선행고안 2)로 구분되어 이루어진 것은, 검지하고자 하는 ‘바이러스’가 달라(Influenza 바이러스/ Rota 바이러스) 디바이스 시약 등에서 차이가 있어 그러한 것일 뿐, ‘체외진단검체필터 케이스’에 차이가 있는 것은 아니다.
(3) 선행고안 2는 비록 ‘◇◇ 제품’에 포함된 체외진단검체필터 케이스이기는 하지만, 원고가 특허청에 제출한 공지예외적용 증명서류(을 제1호증의 2)에 따르면, 아래 그림에서 보는 바와 같이, 원고가 공지예외적용을 주장한 시약모델 2(제품명 1 생략)의 ‘체외진단검체필터 케이스’와 구조 및 형상이 같으므로, 고안의 동일성이 인정된다.
(사진 7 생략)
라) 설령, 피고의 주장과 같이 최초 공지행위와 후행 공지행위와 관련성을 고려하더라도, 여러 종류의 바이러스에 공통되게 적용 가능한 동일한 검체필터 케이스를 바이러스 종류가 다르다는 이유로 별개의 판매행위로 보기 어렵고, 동일한 검체필터 케이스에 대한 후행 공지행위는 최초 공지행위에 기초한 것으로 봄이 타당하다.
마) 따라서 원고가 공지예외적용을 주장한 고안과 동일성이 인정되는 선행고안 2에는 공지예외적용 주장의 효과가 미친다고 할 것이다.
2) 선행고안 5에 공지예외적용 주장의 효과가 미치는지 여부
가) 선행고안 5는 원고의 시약모델 1(제품명 2 생략)에 포함된 ‘체외진단검체필터 케이스의 덮개부’인데, 이에 대해서는 앞서 살핀바와 같이, 이 사건 등록고안의 출원 단계에서 원고가 공지예외적용을 주장하였으므로, 선행고안 5에는 공지예외적용 주장의 효과가 미친다고 할 것이다.
나) 이에 대하여 피고는, "시약모델 1은 ‘스트립 방식’의 제품이어서 검체필터가 필요 없는데도 불구하고, 이 사건 공지예외적용 설명서에는 시약모델 1을 ‘검체필터 방식’의 제품이라고 하면서, 실상은 ‘희석액튜브 거치대’인 선행고안 5를 ‘체외진단검체필터 케이스의 덮개부’라고 허위 기재하였으므로, 공지예외적용 주장의 효과가 선행고안 5에는 미치지 않는다."라고 주장하나, 다음과 같은 이유로 피고의 주장은 받아들이기 어렵다.
(1) 시약모델 1에서 케이스 덮개부가 사용된 진단키트는 ‘검체필터 방식’이 아닌 ‘스트립 방식’임에도 이 사건 공지예외적용 설명서에는 ‘검체필터 방식’으로 잘못 기재된 사실은 인정된다.
(2) 그런데 공지예외적용 주장의 효과가 미치는 대상은 공지예외적용을 주장하고자 하는 고안의 구성과 그로 인해 나타나는 효과로 특정된다고 할 것인바, 이 사건 공지예외적용 설명서에서는 공지예외적용 주장의 효과가 미치는 대상을 ‘진단키트’가 아닌 ‘케이스 덮개부’임을 명확히 특정하고 있고, 첨부된 아래 사진으로부터 원고가 공지예외적용을 주장하고자 하는 고안 중 하나인 시약모델 1의 ‘케이스 덮개부’의 구성과 효과가 명확히 파악되며, 이는 이 사건 등록고안의 ‘덮개부’의 구성 및 효과와 동일하다.
(사진 8 생략)
(3) 이 사건 등록고안의 공지예외적용 설명서로부터 공지예외적용 주장 고안의 구성과 효과가 특정되는 이상, 이 사건 공지예외적용 설명서에 나타난 경미한 기재의 하자로 공지예외적용 주장의 효과를 배척할 수는 없다.
다) 또한, 피고는 공지예외적용 규정은 실용신안출원된 공지 고안에 대해서만 적용되는데, 시약모델 1에 포함된 선행고안 5는 이 사건 등록고안의 구성 중 일부에 불과할 뿐이며, 그에 대해서는 실용신안출원이 이루어진 바도 없으므로, 선행고안 5는 공지예외적용의 대상이 될 수 없다고도 주장한다.
살피건대, 앞서 본 바와 같이 특허법 제30조의 공지예외 규정은 특허출원된 발명의 신규성을 판단할 때뿐만 아니라 진보성을 판단할 때에도 공지예외적용 주장의 효과를 인정하고 있는데, 이는 자기공지된 발명이 공지된 이후에 개량되어 자기공지된 발명과 출원된 발명이 다를 수 있음을 고려하여, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정된 특허법 제30조에 의해 신규성 상실의 예외사유에 해당하는 출원발명에 관하여 자기공지된 발명에 의해서는 신규성뿐 아니라 진보성으로도 거절되지 않도록 규정한 것이다.
그러므로 위 공지예외 규정에서의 자기공지된 고안이 반드시 실용신안출원된 고안의 모든 구성을 가지고 있을 것이 요구되는 것은 아니라고 할 것이다.
따라서 선행고안 5가 이 사건 등록고안의 구성 중 일부에 불과하여 공지예외적용의 대상이 될 수 없다는 피고의 주장은 받아들이기 어렵다.
3) 검토 결과 종합
원고가 이 사건 등록고안의 출원 단계에서 한 공지예외적용 주장의 효과가 선행고안 2와 선행고안 5에 미치므로, 선행고안 2와 선행고안 5는 이 사건 등록고안의 신규성 및 진보성 판단 시 공지예외적용 대상에 해당한다.
나. 선행고안 1에 의한 신규성 부정 여부
1) 선행고안 1이 2017. 7. 4.에 공지 또는 공연히 실시되었는지 여부
가) (제품명 1 생략)에 포함된 선행고안 1은 원고가 이 사건 등록고안의 출원 단계에서 공지예외적용을 주장한 시약모델 2에 포함된 ‘검체필터 케이스’에 해당하므로, 선행고안 1로 이 사건 등록고안의 신규성을 부정하기 위해서는 선행고안 1이 이 사건 등록고안의 공지예외적용일(2017. 11. 30.) 이전에 공지 또는 공연히 실시되었음이 증명되어야 한다. 이와 관련하여 피고는, 선행고안 1이 포함된 (제품명 1 생략)은 2017. 7. 4. 식약처 변경신고를 기점으로 기존의 ‘드롭퍼 방식(스포이드 방식)’에서 ‘검체필터 방식’으로 변경되었으므로, 검체필터를 수용하는 검체필터 케이스인 선행고안 1 역시 공지예외적용일 이전인 2017. 7. 4.부터 사용되었을 것이라고 주장하므로, 이에 대하여 본다.
나) 살피건대, 갑 제7호증의 기재에 의하면 (제품명 1 생략) 허가증에 (제품명 1 생략)이 2017. 7. 4. ‘드롭퍼 방식’에서 ‘검체필터 방식’으로 변경된 것으로 기재된 사실은 인정된다. 그러나 갑 제4, 7, 8호증, 갑 제11호증의 1, 2, 갑 제12, 13, 15, 16호증, 을 제2호증의 3의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 의하면, (제품명 1 생략)이 ‘검체필터 방식’으로 변경된 시점(2017. 7. 4.)에 반드시 선행고안 1과 동일한 ‘검체필터 케이스’가 (제품명 1 생략)에 포함되었다고 단정할 수 없다.
(1) (제품명 1 생략)에 ‘검체필터’가 도입되었다고 해서 검체필터가 반드시 포장용기에 포장된 상태로 도입되었다고 단정할 수 없다. 설령 이를 포장할 수 있는 포장용기가 같이 도입되었다고 하더라도, 그 포장용기로는 이 사건 등록고안의 명세서에서 종래기술로 언급한 ‘희석액튜브수용홈을 구비하지 않은 케이스(선행고안 3)’, ‘봉투형 포장용기(갑 제12호증)’, ‘종이 상자형 포장용기’ 등 다양한 종류의 포장용기가 사용될 수 있으므로, 이 시점에 반드시 선행고안 1과 동일한 검체필터 케이스가 (제품명 1 생략)에 포함되었다고 단정할 수 없다.
(사용설명서 등 그림 생략)
(2) 원고가 2017. 7. 4. 변경 신고 시 식약처에 제출한 자료(갑 제11호증의 1, 2)에서도 검체필터 케이스가 확인되지 않는다.
(3) (제품명 1 생략)의 허가증(갑 제7호증)에 의하면, 2018. 8. 21.에도 변경 신고가 이루어졌는데, 그 변경 신고 내용 중에는 ‘분석장비 추가에 따른 사용방법의 변경’, ‘세부구성의 변경에 따른 모양 및 구조-외형의 변경’ 등도 포함되어 있는 것으로 확인된다. 그렇다면 선행고안 1의 검체필터 케이스가 반영되어 있는 식약처 의료기기 전자민원창구 사이트 품목상세정보의 ‘모양 및 구조-외형’란에 나타난 출력물(갑 제4호증, 을 제2호증의 3)은 2018. 8. 21. 변경 신고 시에 업로드된 것으로 보인다. 그리고 위 출력물에 나타난 Lot 번호가 (번호 생략)인 디바이스는 뒤에서 살펴보는 바와 같이 유효기간이 2019. 10. 15.이고, 그 사용기간이 24개월이므로 2017. 10. 15.경에 제조된 것으로 보이는데, 그렇다면 위 디바이스는 2017. 7. 4. 당시에는 존재하지 않았을 것이므로, 이러한 사정을 고려하더라도 위 출력물은 2017. 7. 4.경 업로드된 것이 아닌, 2018. 8. 21.경 업로드된 것으로 보인다.
(4) 식약처의 ‘의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정’에 따르면 경미한 변경 사항이 있는 경우에는 변경이 있는 날부터 30일 이내 또는 매년 최초 허가·인증 또는 신고일의 전월 말일부터 역산하여 1년 동안의 변경 내용에 대하여 허가·인증 또는 신고일이 속하는 월의 말일까지 신고하면 되는데(제19조 제5항), 이 사건 등록고안의 공지예외적용일인 2017. 11. 30.에 선행고안 1과 같은 검체필터 케이스가 최초로 관련 제품에 포함되었다면, 위 규정에 의해 해당 내용을 2017. 12. 30.(변경이 있는 날부터 30일 이내) 또는 2018. 11. 30.(매년 1년 동안의 변경 내용 신고 기한)까지 신고하면 되므로, 2018. 8. 21. 변경 신고 시에 선행고안 1과 같은 검체필터 케이스가 반영된 것으로 보인다.
다) 따라서 (제품명 1 생략)이 2017. 7. 4.에 ‘검체필터 방식’으로 변경되었다는 이유만으로는 선행고안 1이 이 시점에 공지 또는 공연히 실시되었다고 볼 수 없고, 달리 이를 증명할 증거도 없으므로, 선행고안 1이 2017. 7. 4.에 공지 또는 공연히 실시되었다는 피고의 주장은 받아들이기 어렵다.
2) 선행고안 1이 2017. 10. 15.에 공지 또는 공연히 실시되었는지 여부
가) 피고는, 식약처 의료기기전자민원창구 사이트에 게재된 (제품명 1 생략)의 사진에 따르면 ‘디바이스’와 ‘검체희석액’의 유효기한이 2019. 10. 15.로 표시되어 있고, 품목상세정보에 따르면 사용기간은 24개월이므로, 해당 ‘디바이스’와 ‘검체희석액’, 그리고 같은 키트제품으로 묶여서 판매되고 있는 선행고안 1 모두 공지예외적용일(2017. 11. 30.) 이전인 2017. 10. 15.(유효기간으로부터 사용기간 24개월을 역산한 날짜)에 제조되어 판매되었을 것이라고도 주장한다.
나) 살피건대, 을 제2호증의 3, 을 제11호증의 1, 2의 각 기재 및 영상에 의하면, (제품명 1 생략)의 ‘디바이스’와 ‘검체희석액’의 유효기한이 2019. 10. 15.로 표시되어 있고, 그 사용기간은 24개월인 사실은 인정된다. 그러나 갑 제19호증, 을 제2호증의 1, 2, 을 제26호증의 1, 2, 3의 각 기재에 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, (제품명 1 생략)의 ‘디바이스(Lot 번호 (번호 생략))’와 ‘검체희석액’의 유효기한으로부터 추정되는 ‘디바이스’와 ‘검체희석액’의 제조일이 2017. 10. 15.이라고 하더라도, 선행고안 1과 동일한 ‘검체필터 케이스’가 2017. 10. 15.에 관련 제품 키트에 포함되어 판매되었다고 단정할 수 없다.
(1) (제품명 1 생략)에는 ‘디바이스(Lot 번호 (번호 생략))’와 ‘검체희석액’만이 유효기간이 기재되어 있고, 케이스는 유효기간과 무관한 제품으로 유효기간이 기재되어 있지 않다. 그리고 한 벌 제품 키트라고 하여 모든 구성품의 제조일이 동일하다고 볼 수 없고, 그 제조일에 해당 제품이 공연히 실시되었다고 단정할 수도 없다.
(2) 2017. 10. 15.에 제조된 ‘디바이스’와 ‘검체희석액’을 선행고안 1의 검체필터 케이스와 함께 한 벌 제품으로 포함시켜, 약 한 달 후인 이 사건 등록고안의 공지예외적용일(2017. 11. 30.)에 최초로 실시한 후, 그로부터 약 9개월 후인 2018. 8. 21.에 식약처에 변경 신고하는 상황도 충분히 상정 가능하다.
(3) 이 사건 등록고안의 출원일은 2018. 7. 5.이므로 공지예외적용을 주장할 수 있는 기한은 출원일 전 12개월 이내인데, 만일 피고의 주장과 같이 2017. 10. 15.에 선행고안 1이 공연히 실시되었다면, 원고가 굳이 공지예외적용일을 2017. 10. 15.이 아닌 2017. 11. 30.로 할 이유가 없어 보인다.
(4) 원고가 2017. 8. 18. □□□ 주식회사(이하 ‘소외 1 회사’라 한다)에게 국내에서 제품을 독점적으로 판매할 권한을 부여하고 소외 1 회사는 원고로부터 공급받은 제품에 대한 기술 및 영업정보 등에 대한 기밀을 유지하기로 하는 내용의 물품공급계약을 체결하였으며, 소외 1 회사는 위 계약에 따라 Lot 번호가 ‘(번호 생략)’인 (제품명 1 생략)을 2017. 11. 24.자 제품 발주서를 통해 2017. 11. 30. 원고로부터 공급받은 바 있는데, 이러한 물품공급계약 및 제품 발주서 내용은 이 사건 공지예외적용 설명서의 내용과 부합한다.
(5) 피고가 선행고안 1로 제출한 자료들은 모두 이 사건 등록고안 출원일 이후의 자료들이고, 원고가 공지예외적용 주장일 이전에 이 사건 등록고안을 판매하는 등으로 실시하였다고 볼만한 객관적인 증거가 없다.
다) 따라서 한 벌 제품에 포함되는 ‘디바이스’와 ‘검체희석액’의 제조일이 2017. 10. 15.로 추정된다는 이유만으로 선행고안 1이 이 시점에 공지 또는 공연히 실시되었다고 볼 수 없고, 달리 이를 증명할 증거가 없으므로, 선행고안 1이 2017. 10. 15.에 공지 또는 공연히 실시되었다는 피고의 주장은 받아들이기 어렵다.
3) 검토 결과 종합
선행고안 1은 이 사건 등록고안의 신규성 판단 시 공지예외가 적용되는 고안이고, 선행고안 1이 이 사건 등록고안의 공지예외적용일 이전에 공지 또는 공연히 실시되었다고 볼만한 증거도 없으므로, 이 사건 등록고안은 선행고안 1에 의해 신규성이 부정되지 않는다.
다. 선행고안 2에 의한 신규성 부정 여부
1) 선행고안 2가 2016. 9. 7.에 공지 또는 공연히 실시되었는지 여부
가) 앞에서 살펴본 바와 같이, 원고가 이 사건 등록고안의 출원 단계에서 한 공지예외적용 주장의 효과가 선행고안 2에도 미치므로, 선행고안 2로 이 사건 등록고안의 신규성을 부정하기 위해서는 선행고안 2가 이 사건 등록고안의 공지예외적용일 이전에 공지 또는 공연히 실시되었음이 증명되어야 한다. 이와 관련하여 피고는, 식약처 의료기기전자민원창구 사이트에 게재된 ‘◇◇ 제품’의 사진에 따르면 ‘디바이스’의 유효기한이 2018. 9. 7.로 표시되어 있고, 품목상세정보에 따르면 사용기간은 24개월이므로, 해당 ‘디바이스’ 및 같은 키트제품으로 묶여서 판매되고 있는 선행고안 2 모두 공지예외적용일(2017. 11. 30.) 이전인 2016. 9. 7.(유효기간으로부터 사용기간 24개월을 역산한 날짜)에 제조되어 판매되었을 것이라고 주장하므로, 이에 대하여 본다.
나) 살피건대, 을 제3호증의 3, 4의 기재 및 영상에 의하면, ◇◇ 제품의 ‘디바이스’의 유효기한이 2018. 9. 7.로 표시되어 있고, 그 사용기간은 24개월인 사실은 인정되다. 그러나 을 제15호증의 기재에 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정에 비추어 보면, 식약처 사이트에 게재된 사진 속의 ‘디바이스’의 유효기간으로부터 추정되는 ‘디바이스’의 제조일이 2016. 9. 7.이라고 하더라도, 선행고안 2와 동일한 ‘검체필터 케이스’가 2016. 9. 7.에 관련 제품 키트에 포함되어 판매되었다고 단정할 수 없다.
(1) ◇◇ 제품의 ‘디바이스’와 ‘검체희석액’만이 유효기간이 기재되어 있고, 케이스는 유효기간과 무관한 제품으로 유효기간이 기재되어 있지 않다. 그리고 한 벌 제품 키트라고 하여 모든 구성품의 제조일이 동일하다고 볼 수 없고, 그 제조일에 해당 제품이 공연히 실시되었다고 단정할 수도 없다.
(2) 식약처 의료기기전자민원창구 사이트에 게재된 ◇◇ 제품의 사진(을 제3호증의 3)에는 선행고안 2의 검체필터 케이스가 명확히 나타나 있지 않다. 그러나 원고는 공지예외적용 주장일(2017. 11. 30.) 이후에 식약처로터 변경허가를 받은 뒤 2017. 12. 29.경 검체필터 케이스가 포함된 ◇◇ 제품을 판매하였다는 점에 대하여서는 인정하고 있고,◇◇ 제품의 허가증(을 제15호증)을 살펴보더라도 2017. 12. 26. 변경 신고 내용에는 ‘용기의 변경’, ‘의료기기의 사용 시 제거되는 마개 및 덮개의 모양 변경’ 등이 포함되어 있으므로, 2017. 12. 26. 무렵 선행고안 2의 검체필터 케이스가 ◇◇ 제품에 반영된 것으로 보인다.
(3) 2016. 9. 7.에 제조된 ‘디바이스’라 하더라도 이 사건 등록고안의 공지예외적용일(2017. 11. 30) 시점에 사용기간이 아직 10개월 정도 남아 있기 때문에 이 사건 등록고안의 공지예외적용일에 선행고안 2의 검체필터 케이스와 함께 한 벌 제품으로 포함시켜 최초로 실시한 후, 그로부터 약 1개월 후인 2017. 12. 26.에 변경 신고하는 상황을 충분히 상정 가능하다.
(4) 피고가 선행고안 2로 제출한 자료들은 모두 공지예외적용 주장일 이후의 자료들로서 공지예외적용 주장의 효과가 미치고, 원고가 공지예외적용 주장일 이전에 이 사건 등록고안을 판매하는 등으로 실시하였다고 볼만한 객관적인 증거가 없다.
다) 따라서 한 벌 제품에 포함되는 ‘디바이스’의 제조일이 2016. 9. 7.로 추정된다는 이유만으로 선행고안 2가 이 시점에 공지 또는 공연히 실시되었다고 볼 수 없고, 달리 이를 증명할 증거도 없으므로, 선행고안 2가 2016. 9. 7.에 공지 또는 공연히 실시되었다는 피고의 주장은 받아들이기 어렵다.
2) ◇◇ 제품과 관련하여 2017. 12. 26.에 이루어진 식약처 변경 신고에 기초해 이 사건 등록고안의 신규성을 부정할 수 있는지 여부
가) 피고는, 선행고안 2는 이 사건 등록고안의 공지예외적용 대상이 될 수 없어, 이 사건 등록고안의 출원일(2018. 7. 5.) 이전인 2017. 12. 16.에 이루어진 식약처 변경 신고에 기초해 이 사건 등록고안의 신규성을 부정할 수 있다고 주장한다.
나) 그러나 앞에서 살핀바와 같이, 원고가 이 사건 등록고안의 출원 단계에서 한 공지예외적용 주장의 효과는 선행고안 2에도 미치므로, 이 사건 등록고안의 공지예외적용일(2017. 11. 30.) 이후에 이루어진 2017. 12. 16. 변경 신고에 기초한 피고의 신규성 관련 주장은 받아들이기 어렵다.
3) 검토 결과 종합
선행고안 2는 이 사건 등록고안의 신규성 판단 시 공지예외가 적용되는 고안이고, 선행고안 2가 이 사건 등록고안의 공지예외적용일 이전에 공지 또는 공연히 실시되었다는 증거도 없으므로, 이 사건 등록고안은 선행고안 2에 의해 신규성이 부정되지 않는다.
라. 선행고안 3과 선행고안 4에 의한 진보성 부정 여부
1) 이 사건 제1항 고안
가) 선행고안 3과의 구성 대비
?이 사건 제1항 고안선행고안 3구성 1상부영역에 받침면이 형성되어 있고 상기 받침면에는 상향개구의 검체필터수용홈이 함몰 형성되어 있는 받침부와,종래의 체외진단검체필터용 케이스는, 이들 도면에 도시된 바와 같이, 받침부(110)와, 받침부(110)에 결합되는 덮개부(120)를 갖고 있다(문단번호 [0009], 도 14 내지 16).받침부(110)는 상부영역에 받침면(111a)이 형성되어 있는 받침바디부(111)와, 받침바디부(111)의 하단 둘레연부로부터 외측으로 연장 형성된 받침플랜지(112)를 갖고 있다(문단번호 [0010]).받침바디부(111)는 받침면(111a)에 상향개구의 검체필터수용홈(111b)이 함몰 형성되어 있다(문단번호 [0011]).구성 2상기 검체필터수용홈을 둘러싸도록 상기 받침부에 결합되는 덮개부를 갖는 체외진단검체필터용 케이스에 있어서,덮개부(120)는 검체필터수용홈(111b)을 둘러싸고 덮개억지끼움면(121c)이 받침억지끼움면 (111c)에 가압접촉되도록 받침부(110)에 결합된다(문단번호 [0017]).구성 3상기 덮개부는 상면에 희석액튜브를 기립상태로 수용하기 위한 상향개구의 희석액튜브수용홈이 상기 검체필터수용홈에 수용된 검체필터와 간섭되지 않도록 함몰 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 체외진단검체필터용 케이스.검체필터(201)이외 다른 체외진단기구를 거치할 수 있는 구조가 없기 때문에 체외진단을 실시하는 동안 희석액튜브(202)를 거치하기 위한 거치대를 체외진단검체필터용 케이스와 별도로 마련해야 한다는 문제점이 있었다(문단번호 [0023]).

나) 공통점과 차이점
(1) 구성 1, 2
이 사건 제1항 고안의 구성 1, 2와 선행고안 3의 대응구성은 ‘체외진단검체필터용 케이스가 받침부(10; 110)와 덮개부(20; 120)를 구비하고 있고, 상기 받침부의 받침면(11a; 111a)에는 검체필터수용홈(11b; 111b)이 함몰 형성’되어 있다는 점에서 동일하다.
(2) 구성 3
이 사건 제1항 고안의 구성 3은 덮개부의 상면에 희석액튜브(202)를 기립상태로 수용하기 위한 상향개구의 희석액튜브수용홈(21b)이 함몰 형성되어 있는 것을 특정한 것인데, 선행고안 3의 덮개부는 희석액튜브를 거치할 수 있는 구조가 아니라는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점’이라 한다).
다) 차이점에 대한 검토
(1) 이 사건 제1항 고안이 체외진단검체필터용 케이스의 덮개부(20)에 희석액튜브수용홈(21b)을 함몰 형성한 것은 체외진단을 실시하는 동안 희석액튜브(202)를 기립상태로 수용하여 안정적으로 거치하기 위함이다(문단번호 [0030] 참조). 그런데 선행고안 4의 걸림홀(15c)은 튜브(30)의 분실 위험성을 낮추기 위해 튜브(30) 일측이 포장상자(10)에 끼워 거치하는 방식으로 보관하기 위한 것일 뿐(문단번호 [0014], [0023]), 튜브(30)를 기립상태로 안정되게 거치하기 위한 것은 아니다. 그리고 선행고안 4의 걸림홀(15c)은 제2보조덮개부(15)에 형성되어 있는데, 상기 제2보조덮개부(15)는 하나의 변(제2인접변(11c))에 의해서만 포장상자(10)의 본체에 절곡가능하게 연결되어 있어, 튜브(30)가 걸림홀(15c)에 끼워졌을 때 어느 정도 기울여져 기립상태를 안정적으로 유지하기 어려운 구조이다(문단번호 [0031] 및 도 1 참조). 따라서 통상의 기술자가 희석액튜브(202)를 기립상태로 수용하기 위해 선행고안 4의 걸림홀(15c)을 채용할 것으로 보이지 않는다.

(2) 설령, 통상의 기술자가 선행고안 4의 걸림홀(15c)을 채용하여 선행고안 3에 결합한다고 하더라도, 상기 걸림홀(15c)을 피고의 주장과 같이 선행고안 3의 ‘체외진단검체필터용 케이스의 덮개부(20)에 검체필터수용홈에 수용된 검체필터와 간섭되지 않도록’ 형성하는 것이 아니라, 갑 제13호증이나 선행고안 4와 같이 ‘체외진단키트 포장상자의 (보조)덮개부’에 형성할 것으로 보인다(아래 사진 참조).
(사진 9 생략)
(3) 한편, 피고는 을 제18호증 내지 제20호증을 근거로 포장용기의 덮개부에 홈 또는 홀을 형성하는 것은 주지관용기술이어서, 이에 근거하여 선행고안 3과 4의 결합을 통해 구성 3을 극히 쉽게 도출할 수 있다고도 주장한다.
살피건대, 을 제18호증 내지 제20호증의 각 기재에 의하면, 음식물 포장용기 덮개부에 숟가락이나 포크, 컵 등을 거치하기 위한 홈이 형성되어 있는 것이 나타나 있다. 그러나 이에 근거하여 ‘체외진단검체필터용 케이스의 덮개부에 검체필터수용홈에 수용된 검체필터와 간섭되지 않도록 희석액튜브를 수용하기 위한 홈 또는 홀을 형성’하는 것까지 주지관용기술이라고 보기는 어렵다. 나아가 을 제18호증 내지 제20호증을 고려한다 하더라도 통상의 기술자라면 선행고안 3과 4의 결합으로부터 위에서 살핀 바와 같이 체외진단키트 포장상자의 보조덮개부에 걸림홀이 형성된 구성을 도출할 가능성을 배제할 수 없고, 위와 같이 ‘체외진단검체필터용 케이스의 덮개부에 검체필터수용홈에 수용된 검체필터와 간섭되지 않도록 희석액튜브를 수용하기 위한 홈 또는 홀’을 극히 쉽게 형성할 것으로 보기도 어렵다.

(4) 그렇다면 선행고안 3에 선행고안 4를 결합한다고 하더라도 이 사건 제1항 고안과 선행고안 3 사이에 존재하는 차이점이 극히 쉽게 극복된다고 할 수 없다.
라) 검토 결과 종합
이 사건 제1항 고안은 선행고안 3과 선행고안 4의 결합에 의해 진보성이 부정되지 않는다.
2) 이 사건 제2항 내지 제4항 고안
이 사건 제2항 내지 제4항 고안은 이 사건 제1항 고안의 종속항으로서, 이 사건 제1항 고안의 기술적 특징을 모두 포함하고 있으므로, 이 사건 제1항 고안이 선행고안 3, 4로부터 진보성이 부정되지 아니하는 이상, 위 고안들도 선행고안 3, 4에 의해 진보성이 부정되지 않는다.
마. 선행고안 3과 선행고안 5에 의한 진보성 부정 여부
앞에서 살핀바와 같이, 선행고안 3만으로는 이 사건 등록고안의 진보성을 부정할 수 없고, 원고가 이 사건 등록고안의 출원 단계에서 선행고안 5에 대해 한 공지예외적용 주장의 효과가 인정되어, 선행고안 5는 이 사건 등록고안의 진보성 판단 시 선행기술로 사용될 수 없으므로, 선행고안 3과 선행고안 5의 결합에 의해 이 사건 등록고안의 진보성을 부정할 수 없다.
바. 소결
이상과 같은 이유로 이 사건 등록고안은 선행고안 1 또는 2에 의해 신규성이 부정되지 않고, 선행고안 3, 4 또는 선행고안 3, 5에 의해 진보성이 부정되지 않는다. 이와 결론을 달리하여, 이 사건 등록고안이 선행고안 1에 의해 신규성이 부정된다고 본 이 사건 심결은 위법하다.
4. 결론
그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 구자헌(재판장) 이혜진 김영기