2023허13681 거절결정(특) 특허 특허법원 2024.06.20

【원 고】

원고 1 회사 외 2인 (소송대리인 특허법인(유한) 선정 담당변리사 한윤호)

【피 고】

특허청장

【변론종결】

2024. 4. 25.

【주 문】

1. 원고 1 회사, 원고 3 대학교의 소를 모두 각하한다.
2. 원고 2 회사의 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 원고 1 회사, 원고 3 대학교와 피고 사이에 생긴 부분은 변리사 한윤호가 부담하고, 원고 2 회사와 피고 사이에 생긴 부분은 원고 2 회사가 부담한다.

【청구취지】

특허심판원이 2023. 8. 17. 2022원1185호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

【이 유】

1. 기초사실
가. 원고들의 이 사건 출원발명 (을 제2호증, 갑 제4호증)
1) 발명의 명칭: 신경정신계 장애의 치료를 위한 조성물 및 방법
2) 국제출원일/번역문제출일/우선권주장일/분할출원일/분할출원번호/원출원번호:
2016. 1. 28./2016. 8. 3./2015. 1. 28./2021. 7. 23./(출원번호 생략)/(출원번호 1 생략)
3) 청구범위 (2021. 11. 23. 보정된 것)

【청구항 1】

메틸페니데이트 또는 그의 약학적으로 허용가능한 염을 포함하는 제형 형태를 포함하는 구성요소 1 및 온단세트론 또는 그의 약학적으로 허용가능한 염을 포함하는 제형 형태를 포함하는 구성요소 2를 포함하며(이하 ‘구성 1’이라 한다); 상기 구성요소 1은 위 또는 장 시험관 내 용해시험 조건 하에서 1시간 이내에 80% 이상 방출되거나 2시간 이내에 90% 이상 용해되는 방출 프로파일을 갖는 제형 형태를 갖고; 상기 구성요소 2는 위 또는 장 시험관 내 용해시험 조건 하에서 3시간 이상에서 10% 이하의 용해 및 7시간 내에 80% 이상 용해되는 방출 프로파일을 갖는 제형 형태를 갖는(이하 ‘구성 2’라 한다), 상습 도박 및 인터넷 중독으로부터 구성되는 군으로부터 선택되는 행동 중독 장애, 및 정신자극제 사용 장애, 아편 사용 장애, 대마초 사용 장애, 및 알코올 중독으로 구성되는 군으로부터 선택되는 물질 관련 장애로 구성되는 군으로부터 선택되는 신경정신질환 치료를 위한(이하 ‘구성 3’이라 한다) 약학적 조성물(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

【청구항 2, 3】

기재 생략

【청구항 4, 5】

(삭제)

【청구항 6 내지 9】

기재 생략
4) 발명의 주요 내용 및 도면: 별지 1 기재와 같다.
나. 선행발명 (을 제1호증, Drug and Alcohol Dependence. 124, 2012, pp. 11-18)
선행발명은 ‘정신자극제 남용 회로의 약리학적 재활성화 및 재강화 차단: 새로운 치료 전략’이라는 제목의 논문으로서, 정신자극제 남용 모델로 간주되는 ‘민감화(감작, sensitization) 및 자가-투여(self-administration) 동물모델’에서 정신자극제 남용자의 기능이상 신경회로를 일시적으로 불안정하게 하는 도파민 작용제(DA agonist, 이하 ‘DA 작용제’라 한다) 투여 후 임계적 시간 범위 내 선택적 5-HT₃, 등 길항제(antagonist)를 투여하는 약제의 조합에 의해 정신자극제 남용을 치료하는 내용을 담고 있고(이 사건 출원발명에서도 인용하고 있는 논문이다. 식별번호 [0013] 참조), 그 주요 내용은 별지 2 기재와 같다.
선행발명에는 DA 작용제로서 ‘즉시-방출 메틸페니데이트(immediate-release methylphenidate)’와 ‘지연 맥동성 방출 온단세트론(delayed, pulsatile-released ondansetron)’의 조합 효과를 결정하기 위한 임상시험 2상(NCT01377662)이 진행 중에 있다는 내용과, 두 약물을 동시에 경구 투여하였을 때 약 4시간의 피크 분리가 일어난다는 임상시험 1상(NCT01290276)의 내용이 포함되어 있다.
다. 이 사건 심결의 경위
1) 특허청 심사관은 2021. 8. 23. 원고들에게 ‘이 사건 출원발명의 청구항 1 내지 9는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 선행발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 진보성이 부정되고, 이 사건 출원발명의 청구항 1 내지 3, 5 내지 9항은 특허법 제42조 제4항 제2호에 따라 특허를 받을 수 없다’는 거절이유가 담긴 의견제출통지를 하였다.
2) 원고들은 2021. 11. 23. 청구항 1, 6을 정정하고, 청구항 4, 5를 삭제하는 내용의 보정서와 의견서를 제출하였으나(갑 제3호증), 특허청 심사관은 2022. 3. 20. ‘보정된 이 사건 출원발명의 청구항 1 내지 3, 6 내지 9는 여전히 선행발명에 의해 진보성이 부정되어 거절이유를 해소하지 못하였다’는 이유를 들어 이 사건 출원발명에 대하여 거절결정을 하였다.
3) 원고들은 이에 불복하여 2022. 5. 20. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였다. 특허심판원은 원고들의 심판청구를 2022원1185호로 심리한 후 2023. 8. 17. ‘이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정되고, 특허출원에서 어느 하나의 청구항에 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 한다’는 이유로 원고들의 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

【인정 근거】

다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 을 제1, 2, 8호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 소의 적법 여부
가. 원고 1 회사, 원고 3 대학교의 소의 적법 여부
직권으로 보건대, 소송대리인으로서 소를 제기한 사람이 그 대리권을 증명하지 못하는 경우 법원은 그 소가 소송대리권 없는 사람에 의하여 제기된 것으로서 부적법한 것임을 이유로 각하할 수 있다(대법원 1997. 9. 22. 자 97마1574 결정 참조).
변리사 한윤호는 2023. 9. 27. 이 법원에 원고들 소송대리인으로서 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나 소송위임장을 제출하지 아니하였고, 2023. 10. 23. 위임인을 원고 2 회사로만 하여 소송위임장을 제출하면서 ‘공동출원인인 원고들 사이에 이해충돌이 존재하여 원고 1 회사, 원고 3 대학교로부터 소송위임장을 제출받기 어렵다’는 내용의 보정서를 제출한 사실은 이 법원에 현저하다.
그렇다면 변리사 한윤호는 원고 1 회사, 원고 3 대학교의 적법한 소송대리인이라 할 수 없고, 위 원고들 이름으로 제기된 소는 소송대리권이 없는 자에 의하여 제기된 것으로서 부적법하다.
나. 원고 2 회사가 단독으로 심결취소소송을 제기할 수 있는지 여부
특허를 받을 수 있는 권리의 공유에도 특허법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용되므로, 원칙적으로 공유자 중 1인이라도 자신의 특허를 받을 수 있는 권리를 방해하는 심결이 있는 경우에는 그 권리의 소멸을 방지하기 위해 심결의 취소를 구할 수 있다. 특허를 받을 수 있는 권리의 존부 및 특허 등록 여부가 공유자들 사이에 합일적으로 확정되어야 할 필요가 있으나, 공동출원인 중 1인이 단독으로 거절결정에 대한 심결의 취소를 구하는 소를 제기하더라도 다른 공동출원인의 권리를 해하지 않으며, 공동출원인 중 1인이 제기한 심결취소소송에서 청구가 받아들여진 경우 그 취소의 효력이 다른 공동출원인에게도 미치고 심판 단계로 돌아가 다시 공동으로 심판을 진행하므로 공동출원인 사이에서 합일확정이 가능하고, 청구가 기각된 경우에도 다른 공동출원인의 제소기간 만료로 등록거절결정이 확정되어 합일확정의 요청에 반하지 않는다.
따라서 공동출원인이 특허거절결정에 대한 불복심판청구에서 패소한 경우 제기하는 심결취소소송은 심판청구인인 공동출원인 전원이 공동으로 제기하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없으므로, 특허거절결정에 대한 불복심판에서 패소한 원고 2 회사(이하 다른 원고들과 별도로 구분하지 않는 한 ‘원고’라고만 한다)는 단독으로 이 사건 심결의 취소를 구하는 소송을 제기할 수 있다.
3. 당사자 주장의 요지
가. 원고
이 사건 출원발명은 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 없어 진보성이 부정되지 않으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
1) 선행발명에는 이 사건 출원발명의 방출 특성을 도출할 근거가 없고, 선행발명에 기재된 약물 병용요법은 각각의 제형을 별도로 제조하여 이를 동시에 투여하는 것으로서 이 사건 출원발명의 구성요소 1, 2를 모두 포함하는 조성물이라고 볼 수 없으므로, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 이 사건 출원발명을 쉽게 도출할 수 없다.
2) 선행발명의 동물실험과 이 사건 출원발명에서 조합한 약물의 구성이 서로 다르고, 정신질환에 대한 동물실험 결과로부터 임상시험의 성공 가능성을 예측하는 것은 매우 어려우며, 이 사건 출원발명은 임상시험 2상에서 메틸페니데이트와 온단세트론 제형의 약리효과를 최초로 확인한 것이므로, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 이 사건 출원발명의 효과를 예측할 수 없다.
3) 임상시험 데이터를 기재하지 않은 임상시험 계획서는 진보성 부정의 근거가 될 수 없는데(특허법원 2020. 2. 7. 선고 2019허4147 판결 참조), 이 사건 심결은 임상시험 데이터를 기재하지 않은 선행발명으로부터 진보성이 부정된다고 보아 법리를 오해하였다.
4) 신경정신과 질환의 치료제 개발 임상시험 성공률은 매우 낮고, 이 사건 출원발명이 속한 기술분야에서 정신자극제 사용 장애 치료제로 FDA 승인을 받은 약물이 없다는 등의 사정은 임상시험 2상에서 유효성을 확인한 이 사건 출원발명의 진보성 판단에 2차적 요소로 반드시 고려되어야 한다.
나. 피고
이 사건 출원발명은 다음과 같은 이유로 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.
1) 이 사건 출원발명과 선행발명은 기술분야 및 발명의 목적이 동일한데, 양 발명은 유효성분, 적응증이 동일하고, 조합 약물의 방출 특성 내지 수치 범위로 한정된 방출 프로파일에 관한 구성 2에 차이가 있다고 보더라도, 구성 2의 차이는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 도출하거나 예상할 수 있는 것이다.
2) 의약용도발명에서 선행발명으로부터 치료효과가 예상된다면 진보성이 부정되는데, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 임상시험 결과를 예상할 수 있고, 이 사건 출원발명은 그 예상 효과를 확인하여 기재한 것에 지나지 않는다.
4. 이 사건 심결의 위법 여부
가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 부정 여부
1) 구성의 대비
이 사건 제1항 발명과 선행발명의 대응 구성을 대비하면 아래 표 기재와 같다.
구성이 사건 제1항 발명선행발명1 (조합약물)메틸페니데이트 또는 그의 약학적으로 허용가능한 염을 포함하는 제형 형태를 포함하는 구성요소 1 및· DA 작용제에 의한 안정한 정신자극제 남용 기억의 급성 재활성화 및 불안정화(그림 2)온단세트론 또는 그의 약학적으로 허용가능한 염을 포함하는 제형 형태를 포함하는 구성요소 2를 포함하며;- 메틸페니데이트: 임상적으로 활용 가능한 정신자극제 (12면, 우측 2단) / 정신자극제 대체제인 DA 작용제 (16면 우측 2단 ‘7. 개념 증명 NCT01377662 임상시험 진행 중임’)?- 정신자극제 그 자체, 퍼골리드(13면 좌측 1단) / 코카인 또는 METH와 유사한 약리학적 프로파일을 공유하는 정신자극제 또는 정신자극제 대체제(예: 퍼골리드) (14면 우측 2단)?· 선택적 5-HT₃, 5HT2A/2C 또는 NK-1 수용체 길항제에 의한 재강화 및 회로 재안정화 차단(그림 2)?- 전임상 효능을 보인 5-HT 제제에는 5-HT₃ 길항제 온단세트론, 5-HT₂ 길항제 케탄세린, NK-1 길항제 WIN51708포함(13-16면, 그림 1, 표1)2 (방출 프로파일)상기 구성요소 1은 위 또는 장 시험관 내 용해시험 조건 하에서 1시간 이내에 80% 이상 방출되거나 2시간 이내에 90% 이상 용해되는 방출 프로파일을 갖는 제형 형태를 갖고;· DA 작용제(“정신자극제 대체물”)로서 속방성 메틸페니데이트 사용상기 구성요소 2는 위 또는 장 시험관 내 용해시험 조건 하에서 3시간 이상에서 10% 이하의 용해 및 7시간 내에 80% 이상 용해되는 방출 프로파일을 갖는 제형 형태를 갖는,· 신규 지연성 맥동-방출성 온단세트론 제제 사용?· 정신자극제 남용 관련 기능 장애 기억의 치료적 “삭제(지우개)”의 임계적 시간 범위 존재함이 시사됨?· DA 작용제 투여 후 5-HT₃, 5HT2A/2C 또는 NK-1 수용체 길항제를 3시간, 3.5시간 등의 임계적 시간 범위 내로 투여하여야만 치료효과가 나타남·?· NCT01290276 임상시험에서 건강한 자원자에서 상기 조합 약제를 경구로 동시 투여하였을 때 약동학적 및 약력학적 약물-약물 상호작용의 최소 증거로서 약 4시간의 피크 분리를 나타냄?· 온단세트론은 효능, 특성화가 잘 되어 있고, 제네릭 온단세트론의 준비된 가용성으로 인해 신규 시차 방출 제제의 개발 및 잠재적 승인을 신속하게 하는 실용적 이점 때문에 선택하였다고 기재3 (적응증)상습 도박 및 인터넷 중독으로 구성되는 군으로부터 선택되는 행동 중독 장애, 및 정신자극제 사용 장애, 아편 사용 장애, 대마초 사용 장애 및 알코올 중독으로 구성되는 군으로부터 선택되는 물질 관련 장애로 구성되는 군으로부터 선택되는 신경정신질환 치료를 위한 약학적 조성물· 정신자극제 사용 장애의 치료(초록 등 선행발명 전체)?· 외상 후 스트레스 장애와 같은 다른 정신질환에 적용되고 있는 기억 재활성화-분해모델과 개념적으로 유사(16면 좌측 1단 3단락)
가) 공통점 및 차이점 대비
(1) 구성 1
이 사건 제1항 발명은 기능이상 신경 프로세스를 일시적으로 조절하여 정신자극제 사용 장애(PUD: Psychostimulant Use Disorder)를 포함하는 신경정신계 장애의 증상 또는 징후를 감소시킬 수 있는 조합 치료의 조성물에 관한 것으로서, 구성 1은 신경정신장애를 치료하기 위한 조합 요법에서 사용되는 치료제를 메틸페니데이트(구성요소 1) 및 온단세트론(구성요소 2)의 제형 형태로 한정한 것이다. 이 사건 제1항 발명의 명세서 기재에 의하면 메틸페니데이트는 DA 작용제로서, 온단세트론은 5-HT 길항제로서 선택된 것임을 알 수 있다(식별번호 [0048], [0054] 참조).
이에 대비하여, 선행발명은 DA 작용제로서 코카인, 퍼골리드, 메틸페니데이트를, 5-HT₃, 또는 NK-1 수용체 길항제로서 온단세트론(5-HT₃) 등을 기재하고 있다(그림 1 참조).
구성 1의 대응구성은 정신자극제 사용 장애를 치료하는 조합 요법을 위한 약제로서 DA 작용제와 5-HT₃, 또는 NK-1 수용체 길항제의 조합이라는 점에서 동일하고, 선행발명에서 약물의 구체적인 조합 예시에 메틸페니데이트와 온단세트론의 조합도 명시적으로 개시되어 있으므로, 양 구성은 동일하다.
(2) 구성 2
이 사건 제1항 발명의 구성 2는 약학적 조성물에 포함되는 조합 요법 약제의 방출 특성을 한정한 것으로서, 구성요소 1은 위 또는 장 시험관 내 용해시험 조건 하에서 1시간 이내에 80% 이상 방출되거나 2시간 이내에 90% 이상 용해되는 방출 프로파일을 갖는 제형 형태로, 구성요소 2는 위 또는 장 시험관 내 용해시험 조건 하에서 3시간 이상에서 10% 이하의 용해 및 7시간 내에 80% 이상 용해되는 방출 프로파일을 갖는 제형 형태로 각각 한정한 것이다. 이러한 한정은 이 사건 제1항 발명의 다음과 같은 명세서 기재에 기초한 것으로 보인다.
을 제2호증[0051] 2.4. 당해 기술분야에서 숙련된 자에게 공지된 시험관 내 및/또는 생체 내 시험(예를 들면, 시험관 내 용해 시험, 생체 내 약동학적 매개변수의 평가에서 즉각적이고 맥동성인 방출 프로파일을 나타내는 작용제 및 이의 약제학적으로 수용가능한 염 및 임의의 변형 형태가 즉각적이거나, 지연되거나, 맥동성이거나, 연장되고/지속되는 방출 프로파일을 나타내는 임의의 다른 조합/순열에 비하여 선호된다. 하나의 바람직한 시험관 내 작용제 방출 프로파일은 위 또는 장 시험관 내 용해 시험 조건 하에서 2시간 이내에서 90% 이상의 용해, 보다 바람직한 프로파일은 동일한 시험 조건 하에서 1시간 이내에서 80% 이상의 용해이다.[0060] 4.4. 당해 기술분야에서 숙련된 자에게 공지된 시험관 내 및/또는 생체 내 시험(예를 들면, 시험관 내 용해 시험, 생체 내 약동학적 매개변수의 결정)에서 지연되고 맥동성인 방출 프로파일을 나타내는 길항제 및 이의 약제학적으로 수용가능한 염 및 임의의 변형 형태가 즉각적이거나, 지연되거나, 맥동성이거나, 연장되고/지속되는 방출 프로파일을 나타내는 임의의 다른 조합/순열에 비하여 선호된다. 하나의 바람직한 시험관 내 길항제 방출 프로파일은 위 또는 장 시험관 내 용해 시험 조건 하에서 3시간 이상에서 10% 이하의 용해 내지 7시간 이하에서 80% 이상의 용해이다.
위와 같은 명세서 기재를 참작하여 보면, 메틸페니데이트(구성요소 1)의 제형 형태는 즉각적이고 맥동성인 방출 프로파일을 나타내는 것으로서 위 또는 장 시험관 내 용해 시험조건 하에서 2시간 이내에서 90% 이상의 용해를 나타내는 방출 특성을 갖고, 온단세트론(구성요소 2)의 제형 형태는 지연되고 맥동성인 방출 프로파일을 나타내는 것으로서 위 또는 장 시험관 내 용해 시험조건 하에서 3시간 이상에서 10% 이하의 용해 내지 7시간 이하에서 80%의 이상의 용해를 나타내는 방출 특성을 나타냄을 알 수 있다.
한편 선행발명에는 즉시 방출(Immediate-Release) 메틸페니데이트와 지연 맥동성 방출(Delayed, Pulsatile-Release) 온단세트론을 동시에 경구 투여한 시험 내용을 개시하고 있음은 앞서 본 바와 같다.
양 구성을 대비해 보면 이 사건 제1항 발명의 구성 2는 구성요소 1, 2의 방출 특성을 구체적인 방출 프로파일 데이터로 한정한 것에 비해, 선행발명은 각 약제의 방출 특성으로만 한정하고 있는 점에서 차이가 있고(이하 ‘차이점 1’이라 한다), 구성 2에 포함되는 구성요소 1, 2의 제형 형태는 하나의 약학 조성물에 포함된 것임에 비하여 선행발명은 메틸페니데이트 즉시 방출 제제와 온단세트론 지연형 맥동성 방출 제제를 동시에 투여하여 하나의 약학 조성물에 포함되어 있지 않는다는 점에서 차이가 있다(이하 ‘차이점 2’라 한다).
(3) 구성 3
이 사건 제1항 발명의 구성 3은 조합 요법에 의해 치료하고자 하는 적응증을 정신자극제 사용 장애 등의 신경장애 질환으로 한정한 것인데, 선행발명에서도 치료하고자 하는 질환으로 정신자극제 사용 장애를 기재하고 있으므로, 양 구성은 동일하다.
나) 차이점 검토
(1) 차이점 1 검토
앞서 든 증거 및 을 제3, 13호증의 1, 을 제14호증의 2, 을 제15호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 조합 약물의 방출 특성에 관한 차이점 1은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.
(가) 의약품 공정서인 대한약전에 따르면, ‘즉시-방출 제형’ 형태는 약물의 고유 특성에 따라 용출 양상이 결정되는 일반 방출제제(conventional release, immediate release dosage forms)와 같고, 이는 원료 약물의 분량이나 제형의 제조방법에 의해 의도적으로 용출이 변경되지 않는 제제를 의미한다(을 제3호증 6면 참조). 그렇다면 선행발명의 ‘즉시-방출 제형’은 메틸페니데이트의 함량이나 즉시-방출 제형 형태를 제조하는 방법에 의해서 방출 특성이 변경되지 않고 메틸페니데이트의 고유한 특성에 따라 방출 특성이 나타날 것임을 예상할 수 있고, 이 사건 제1항 발명과 선행발명에서 구성요소 1에 대응하는 약물이 메틸페니데이트로 동일한 이상, 양 발명에서 메틸페니데이트 구성이 동일한 방출 특성을 나타낼 것임은 통상의 기술자에게 자명하다.
더욱이 선행발명은 메틸페니데이트를 ‘임상적으로 활용가능한’ 정신자극제 대체체로 기재하고 있어(12면 2항 아래 1문단 참조) 이 사건 제1항 발명의 우선일 이전에 메틸페니데이트가 상업화된 약물임을 전제하고 있고, 이는 사전 제형화 및 제제화 연구를 통해 메틸페니데이트의 물리화학적 특성 및 용출 특성에 관한 연구가 완료된 상태임을 의미한다.
따라서 통상의 기술자는 이 사건 제1항 발명의 우선일 당시 ‘즉시-방출 메틸페니데이트 제형 형태’에 용출시험을 수행하여 별다른 어려움 없이 방출 프로파일 데이터를 부가할 수 있다고 보인다.
(나) 선행발명은 ‘개념 증명 임상시험(A proof-of-concept clinical trial)’ 단계에서 조합 치료에 병용되는 약물 중 5-HT₃ 길항제인 온단세트론을 지연 맥동성 방출 제형 형태로 제제화하여 동시 투여하는 것으로 기재하고 있다. 선행발명은 아래에서 보는 바와 같이 ‘DA 작용제 투여 후 임계적 시간 범위에 길항제를 투여하는 시간적 요건을 충족’하는 것이 매우 중요하다는 점을 거듭 강조하고 있으므로, 통상의 기술자라면 DA 작용제와 길항제의 병용 약물을 설계함에 있어 위 임계적 시간 요건을 충족하면서도 복약 순응도(compliance) 측면에서 유리한 동시 복용을 고려할 것이고, 결국 길항제인 온단세트론을 제제화함에 있어 DA 작용제와 동시에 복용하면서도 위 임계적 시간 이후에 방출될 수 있도록 조절하는 지연 맥동성 방출 제형 형태로 만들 것임을 충분히 예상할 수 있다.
을 제1호증[초록] (전략) 이러한 치료에서 중요한 시간적 요건 중 하나는 DA 작용제 투여 후 임계적 시간 범위에 5-HT 또는 NK₁ 수용체 길항제를 투여하는 것이다. (중략) 이 논문에서는 정신자극제 남용자에서 추정 기전적 경로를 표적으로 삼을 뿐만 아니라 근간이 되는 중독 상태의 신경 과정을 붕괴하기 위해 설계된 약물치료요법을 최적화함으로써 장기 금욕에 도달할 수 있다고 제안한다.[12면 2항, 우측 2단 34-37행] 본 리뷰에서는 임상적으로 이용할 수 있는 두 가지 약물을 시간적 간격을 두고 병용함으로써 보다 효과적인 중재와 치료 결과를 가져올 수 있는 전임상 치료 전략을 기술한다.[13면 3.2.항, 우측 2단 2단락] 우리는 먼저 민감화된 동물에게 매일 코카인을 주사하고, 그리고 이러한 각각의 주사 후 3.5시간에 5-HT₃ 수용체에 대한 길항제(예: 온단세트론) 또는 5-HT₂ 수용체에 대한 길항제(예: 케탄세린)를 투여하면, 설치류의 통합된 행동 민감화가 역전될 수 있음을 증명했다(Davidson 외, 2002b,c, 2004). (중략) 행동 민감화의 바람직한 역전은 길항제가 작용제 이전 또는 동시에 투여되는 것이 아니라, 길항제가 이후에 투여된 경우에만 달성된다는 것을 다시 한 번 강조하는 것이 중요하다(Davidson 등, 2002c).[14면 3.2.항, 좌측 1단 2단락] 정신자극제 자체를 퍼골리드로 대체하고 3.5시간 후 온단세트론 또는 케탄세린을 사용한 조합 치료에 의해서도 행동 민감화의 역전을 달성할 수 있다(Zhang 등, 2007; Davidson 등, 2007; Bhatia 등, 2011).[14면 4항, 우측 2단 3단락] 만성 정신자극제 남용을 유지하기 위한 반복적인 급성 정신자극제 금단의 추정적 역할은 순차적 DA 작용제/5-HT 길항제 조합 요법의 가설적 기초를 형성한다. 따라서 먼저 코카인 또는 METH와 유사한 약리학적 프로파일을 공유하는 정신자극제 또는 정신자극제 대체제(예: 퍼골리드)를 치료적으로 투여하여 "약물-사용" 상태(즉, 안정적인 기능 장애 기억의 재활성화)를 모사한다. 급성 금단 상태는 작용제 투여 3.5시간 후 주어진 5-HT₃, 5-HT2A/2C 또는 NK-1 수용체 길항제로 후속적으로 차단될 수 있는 작용제 제거가 뒤따른다(Davidson et al., 2002a, 2004).[16면 6항, 좌측 1단 2단락] (전략) 이러한 맥락에서, 정신자극제 대체제로 작용하는 DA 작용제가 강화된 정신자극제 남용 기억을 치료적으로 재활성화하여 일시적으로 불안정하게 만든다는 가설을 세웠다(그림 2). 작용제 투여 3.5시간 후(재강화 기간)에 투여된 길항제는 기억 재안정화에 필요한 회로 재강화를 방해한다. (후략)[16면 6항, 좌측 1단 3단락] 본 연구에서 검토된 조합 약리학적 접근법은 외상 후 스트레스 장애와 같은 다른 정신질환에 적용되고 있는 기억 재활성화-분해 모델과 개념적으로 유사하다(Donovan, 2010 참조). 또한, 최근 인간 연구에 따르면 재강화를 방해하는 실험적 중재를 재활성화 신호 후 ~3시간 후에 전달될 때 재강화된 공포 조건 기억의 파괴가 가장 잘 달성될 수 있다고 보고되었다(Schiller et al., 2010). 이러한 고려 사항은 정신자극제 남용과 관련된 기능 장애 기억의 치료적 "삭제"에 대한 기회의 임계적 시간 범위가 존재함을 시사한다. (중략)[16면 7항, 우측 2단] (전략) 마지막으로, 제네릭 온단세트론의 준비된 가용성은 새로운 시차 방출 제제의 개발 및 잠재적 승인을 신속하게 하는 실용적 이점을 제공한다. (후략) DA 작용제와 온단세트론 사이의 시간 간격과 유사하게, 단서 유발 코카인 자가투여 복위의 재강화가 단서 노출 후 4~6시간 이내에 단백질 합성 억제제의 영향을 받기 쉬운 것으로 보고되었다는 것이 주목할 만하고(Lee 등, 2006), 이는 약물 또는 단서 노출 후 핵심적 시간 범위가 새로운 단백질 합성이 필요한 기억 재강화 기간일 수 있음을 시사한다. (후략)[16면 8항, 우측 2단] 이 종설에 설명된 복합 치료 요법 하에서, 확립된 정신자극제 남용 회로는 임상적으로 이용 가능한 정신 자극제 또는 정신 자극제 대체제의 매일 투여에 의해 반복적으로 재활성화되고 불안정해진다. 5-HT₃, 5-HT₂ 또는 NK-1 길항제를 임계적 시간 범위 내에 후속 투여하면 중독 회로의 재강화 및 안정화를 방해한다. 이러한 과정-표적 치료는 정신 자극제 남용을 유지하는 근본적인 신경 생물학적 과정을 역전시킬 수 있으므로 완화 치료 전략보다는 더 효과적인 중재의 가능성을 제공할 수 있다. 정신자극제-남용 기억 회로의 재활성화 및 재강화를 표적화하는 고정된 시간 간격으로 두 약물의 순차적 또는 프로그램된 투여는 원하는 치료 결과를 달성하기 위해 임계적 시간-범위를 표적화하는 새로운 예이다.
(다) 이 사건 제1항 발명의 구성 2는 ‘즉시-방출 제제’ 또는 ‘지연 맥동성 방출 제제’의 방출 프로파일에 대한 수치를 한정한 것으로 볼 수 있으나, 다음과 같은 이유로 위와 같은 수치 한정이 특별한 임계적, 기술적 의의를 갖는다고 볼 수 없다.
① 이 사건 제1항 발명에서 구성요소 1의 방출 프로파일 한정의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 구체적인 부형제 종류 및 함량 등을 한정하지 않은 채 단순히 ‘즉시-방출 제제’라고만 기재한 선행발명으로부터 통상의 기술자가 역설계를 통해 상기 방출 프로파일을 충족하는 제형을 쉽게 도출할 수 없음이 증명되어야 한다.
그러나 구성요소 1의 방출 프로파일에서 수치 한정된 범위, 즉 ‘위 또는 장 시험관 내 용해시험 조건 하에서 1시간 이내에 80% 이상 방출되거나 2시간 이내에 90% 이상 용해되는 방출 프로파일’은 대한약전 공정서(을 제3호증)에서 한정하고 있는 아래의 일반 방출제제로서의 용출 기준과 별반 다르지 않으므로, 위 수치 범위는 통상의 기술자가 선행발명에 개시된 ‘즉시-방출 메틸페니데이트’를 제제화하려면 충족시켜야 하는 용출 기준으로부터 쉽게 도출할 수 있다고 보인다.
을 제3호증 (9-10면)5. 용출 기준 가. 일반 방출제제 (1) 한시점 기준(single-point specifications) : 높은 용해도를 가진 제품(BCS Class I과 III)을 대상으로 일반적인 품질관리 목적으로 설정한다. 용출시작 후 래그타임(주로 필름코팅이나 캡슐에 의해 초래)이 있더라도 20~30분에 약물의 80% 이상이 용출되는 대상으로 한시점 기준을 설정할 수 있다. 이러한 제품을 개발하는 단계에서는 생체내-외 연관성을 구축하려는 시도가 필요하지 않다.6. 용출 규격 설정 방법 나. 제1 단계(예비시험) (2) 용출액 채취간격: 2시간까지 적절한 채취간격, 일반적으로 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 분에 각 용출액을 취한다. 다만 최종 용출률이 85% 이상 도달한 시점에서 시험을 종료할 수 있다. (4) 용출시험조건 선정 (가) 일반 방출제제: 70~85% 범위의 용출률을 나타내는 시험조건을 선정한다. 일반적으로 너무 빠른 용출속도를 나타내는 시험조건은 분별력이 떨어지는 경우가 많으므로, 상대적으로 낮은 용출속도(1시간 이내)를 나타내는 시험액과 회전속도를 선정한다.
또한 메틸페니데이트는 이미 상업화된 약물임이 선행발명으로부터 확인되고, 상용화된 메틸페니데이트 Ritalinⓡ도 이 사건 제1항 발명의 우선일 전에 ‘즉시 방출 제형’의 형태로 제제화되었으며, 선행발명의 임상시험 2상에서도 Ritalinⓡ을 피험자에게 투여하고 있는 점(을 제14호증의 2)을 보태어 보면, 구성 2의 수치 범위를 만족하는 제형 설계가 특별히 어렵다고 보기 어렵다.
② 앞서 본 바와 같이 선행발명은 ‘DA 작용제와 길항제인 온단세트론이 동물시험에서 3.5 시간 범위를 가질 때 효과적이었다’, ‘임상시험 1상에서 피크 분리가 4시간인 것으로 확인되었다’고 명시적으로 기재하고 있어서, 통상의 기술자는 DA 작용제 투여 후 길항제의 방출이 지연되어야 하는 시간 간격의 범위가 적어도 3시간 이상이면서 ‘3.5 내지 6시간’ 범위여야 하는 것을 쉽게 도출할 수 있다고 보인다.
또한, 대한약전 공정서(을 제3호증)에 따른 장용성 제제의 용출 기준은 아래와 같이 산성 조건에서 10% 이하이면서 완충액 조건에서는 일반 방출제제의 기준을 따르므로, 이 사건 제1항 발명에서 구성요소 2의 방출 프로파일이 ‘위 또는 장 시험관 내 용해시험 조건 하에서 3시간 이상에서 10% 이하의 용해 및 7시간 내에 80% 이상 용해된다’는 수치 한정은 통상의 기술자가 필요에 따라 적절히 조절할 수 있는 정도로 보이고, 달리 위 수치 한정이 임계적 의의를 가진다고 볼 근거가 없다.
을 제3호증 (6면)3. 용어의 정의 나. 장용성 제제(delayed release, enteric coated dosage forms)는 투여 후 일정시간동안 약물의 용출을 지연시키도록 제조된 제형으로서 일반적으로 위의 산성조건에서 용출되지 않도록 특별한 처방이나(과) 제조방법에 의해서 제조된다. 약물동태학적 기준은 변하지 않고 래그타임(lag time) 후에 일반방출제제와 같은 용출양상을 나타내는 제제를 말한다.5. 용출 기준 나. 장용성 제제: 산성조건(acidic stage)에서 약물의 용출기준은 10% 이하가 되도록 하며 완충액조건(buffer stage)에서 용출기준 설정은 일반방출제제의 용출시험 기준 설정에 따른다.
더욱이 이 사건 제1항 발명의 우선일 이전인 2002년에 발간된 제제학 교과서(을 제13호증의 1) 내용을 살펴보면, 약물전달시스템(DDS, Drug Delivery System)이 급속도로 발전하면서 목적에 따라 제어 방출속도를 조절하는 기술이 다수 알려졌고, 최종적으로 작용부위에서의 약물농도-시간 패턴을 최적화시키는 연구가 통상적으로 시도되고 있었음을 알 수 있다. 또한 이 사건 제1항 발명의 우선일 당시 지연 맥동성 방출 제제의 제형 설계도 그 기술분야에서 장용성 제제, 펄스형 제제 등의 명칭으로 널리 알려져 있었음이 확인되고(을 제3호증, 을 제13호증의 1), 온단세트론에 대하여도 이미 지연형 맥동성 방출 제제에 관한 연구가 진행되고 있었으며, 그 과정에서 폴리머의 중량비 등을 조절하여 래그타임 등을 조절하여 다양한 방출 프로파일을 나타내는 온단세트론의 제제화가 가능하다는 점도 확인되었다(을 제15호증 11면 15~30행의 TPR, 22면 18~26행의 TSR 등 참조).
그렇다면 통상의 기술자가 이 사건 제1항 발명의 우선일 당시 선행발명에 개시된 지연 맥동성 방출 온단세트론에 대한 역설계를 통해 구성 2에서 한정한 방출 특성을 가진 제제를 설계하는 데에 별다른 기술적 어려움을 인식하였을 것으로 보이지 않는다.
(라) 원고는, 선행발명은 이 사건 출원발명의 발명자가 발표한 종설논문으로서 이 사건 제1항 발명의 약물 방출 프로파일을 구체적으로 개시하고 있지 않고, 선행발명으로부터 온단세트론의 구체적인 방출 프로파일을 추론하는 것이 어렵다는 점이 선행발명에 기재된 임상시험 1상에서의 제1제형(pH-의존형 제형), 제2제형(삼투압성 방출 제형)의 아래 방출 프로파일 데이터(원고의 2024. 4. 25.자 변론자료 5~6면 참조)로부터 확인된다고 주장한다.

그러나 원고가 부적합한 제형으로 언급한 제1제형의 그래프도 제2제형과 마찬가지로 구성요소 2의 지연 방출 기준시점인 3시간 이상에서 10% 미만의 용출을 보이고 있고, 제1제형의 그래프에 7시간까지 표시되지 않아 직접적으로 확인할 수는 없으나 맥동성 방출에 의해 약 4시간 이후부터는 80% 이상의 누적 방출률을 보이므로 7시간 이내에 80%의 방출을 나타낸다는 특성도 만족하고 있음을 알 수 있다. 따라서 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2의 방출 프로파일에 대한 수치 범위가 특별한 기술적 의의를 갖지 못하는 점이 다시금 확인되고, 이에 반하는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.
(마) 공정서에서 용출규격을 설정하고 있는 이유는 경구투여된 제제가 생체 내에서 어떻게 작용할 것인지 미리 추측하기 위한 것이고, 실제 약물이 적용되는 인체(in vivo)와 시험관 내(in vitro) 사이의 상관관계를 설정하기 위해 용출시험에 사용되는 시험액, 장치 등이 규격화되어 있는 점(을 제3호증 5면 ‘2. 용출시험의 의의’ 참조) 등에 비추어 보면, 이 사건 제1항 발명의 구성 2에서 방출 프로파일을 얻기 위해 ‘위 또는 장 시험관 내 용해시험 조건 하’로 한정한 것이 특별한 기술적 의의를 갖는다고 보기도 어렵다.
(2) 차이점 2 검토
앞서 든 증거 및 을 제7호증의 1, 2, 을 제13호증의 1의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 단일 투여 여부에 관한 차이점 2는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 극복할 수 있다고 봄이 타당하다.
(가) 선행발명은 DA 작용제와 길항제 투여에 대한 임계적 시간 범위가 존재한다는 것을 시사하면서, 동물실험 모델에서는 DA 작용제 투여 후 별도로 길항제를 일정 시간(3.5시간) 후 투여하는 형태로 실험하였지만, 임상시험을 수행할 때는 즉시-방출 작용제와 지연 맥동성 방출 길항제를 동시 투여하는 것으로 기재하고 있다. 즉 선행발명은 두 약물의 병용요법의 중요한 시간적 요건을 시간차 투여를 통해 달성하는 방법 외에도 상이한 방출 특성을 가진 약제의 동시 투여를 통해 달성하는 방법도 명시적으로 제시하고 있고, “정신자극제-남용 기억 회로의 재활성화 및 재강화를 표적화하는 고정된 시간 간격으로 두 약물의 순차적 또는 프로그램된(programmed) 투여는 원하는 치료 결과를 달성하기 위해 임계적 시간-범위를 표적화하는 새로운 예이다.”라고 기재함으로써 방출에 관한 ‘프로그램된 투여’도 암시하고 있다(선행발명 ‘8. 요약’ 참조).
(나) 병용약물의 제품 개발 단계에서는 환자의 복약 순응도를 고려하여 하나의 복합제 형태로 제제화하는 것이 널리 활용되고 있음을 알 수 있으므로(을 제13호증의 1의 11면, ‘특수정제기를 사용한 코팅법[압축코팅정, 다층정], 그림 6 참조), 통상의 기술자는 이 사건 제1항 발명의 우선일 시점에서 ‘메틸페니데이트 즉시 방출 제형과 온단세트론 지연성 맥동 방출 제제를 동시 투여하는 것으로 기재된 선행발명’으로부터 하나의 단위 투여 제제로 제형화하는 것을 별다른 어려움 없이 고려할 수 있다고 보인다.
(다) 더욱이 이 사건 제1항 발명은 하나의 약학 조성물에 구성요소 1, 2가 포함되는 것만 기재하고 있을 뿐이어서 단일 투여를 위한 제제의 구조나 조성 등 제형 설계에 관한 내용이 전혀 한정되어 있지 않으므로, 선행발명에 제시된 즉시-방출 작용제와 지연 맥동성 길항제의 ‘병용’이라는 기술사상 외에 특별한 기술적 특징이 있다고 보기 어렵다. 설령 이 사건 제1항 발명의 구성 2가 캡슐과 같은 단일 투여 제형 내에 구성요소 1, 2를 포함하는 것으로 보더라도, 서로 다른 방출 특성을 가진 2개 이상의 약물을 별도의 제제 설계 없이 하나의 캡슐에 다중미립자 형태로 충전하여 개별 약물 고유의 방출 특성이 그대로 나타나게 하는 제형 설계는 이 사건 제1항 발명의 우선일 이전부터 널리 활용되고 있는 보편적인 기술에 해당하므로(을 제7호증의 1, 2 참조), 통상의 기술자는 위와 같은 구성을 별다른 어려움 없이 쉽게 도출할 수 있다고 봄이 타당하다.
2) 효과의 현저성 여부
가) 이 사건 제1항 발명은 그 명세서 기재에 의하면, ① 실시예 1에서 임상시험 2A 단계에서 PK분석을 통해 조합되는 두 약물이 그 방출 특성에 따라 혈중최고농도에 도달하는 시간(Tmax)이 14일 동안 2~7시간의 범위로 분리된다는 점을 확인하였고(식별번호 [0117], 표 1 참조), ② 정신자극제 사용 장애를 가진 환자에게서 fMRI를 이용한 신경화상 스캐너 평가에서의 갈망 등급 감소 및 쉬프만-자빅 부척도 점수(SJS Score)의 감소를 확인함으로써(식별번호 [0118]~[0122], 표 2 참조), 임상시험 2A 단계에서 방출시간을 달리하는 메틸페니데이트 및 온단세트론의 조합 약제를 이용한 정신자극제 남용 치료의 유효성을 확인한 데에 그 의의 및 효과가 있다.
한편 선행발명에서도 정신자극제 남용 동물모델에서 DA 작용제 및 길항제 조합 치료가 인간 정신자극제 남용에 대한 ‘행동 민감화 및 자가-투여 모델’에서 일관되게 행동 및 신경생물학적 변화를 역전시켜 치료효과를 나타낼 수 있음을 시사하고 있다. 특히 선행발명은 ‘정신자극제 남용과 관련된 기능장애 기억의 치료적 삭제’에 대한 “임계적 시간 범위”가 존재하고, 그와 같은 시간적 요건이 성공적으로 달성될 수 있도록 DA 작용제는 즉시-방출의 제형 형태로, 길항제인 온단세트론은 지연 맥동성 방출의 제형 형태로 제제화한 후 실시한 임상시험 1상에서 피크 분리가 4시간이었다고 기재하고 있으며, 금욕적 코카인 및/또는 메스암페타민 남용자의 치료 결과를 평가하기 위해 기능적 자기공명영상(fMRI)가 사용되고 있다는 점도 개시하고 있다.
이를 대비해 보면, 이 사건 제1항 발명에서 혈중최고농도에 도달하는 시간(Tmax)의 분리가 2~7시간이라는 효과는 선행발명의 최대 피크 분리시간이 약 4시간이라는 기재와 실질적으로 동등한 수준의 효과이고, 이 사건 제1항 발명에서 신경화상 스캐너를 이용한 갈망 등급의 감소 및 쉬프만-자빅 부척도 점수의 감소를 확인한 것은 선행발명에 교시된 다른 신경학적 평가방법(기능적 자기공명영상 fMRI)을 이용하여 그 효과를 확인한 정도에 그치는 것으로 보인다.
따라서 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 비하여 현저한 효과를 가진다고 보기 어렵다.
나) 이에 대하여 원고는, ① 선행발명의 동물실험은 퍼골리드(또는 코카인)와 온단세트론의 병용투여에 관한 것이 대부분으로서 이 사건 제1항 발명의 조합 약물과 그 구성이 다르고, ② 정신질환에 대한 동물실험 결과로부터 임상시험의 성공을 예측할 수 없으며, 임상시험 1상에 성공하였다고 해서 임상시험 2A 단계에서의 성공을 예측할 수 없고, 이 사건 제1항 발명은 선행발명에 전혀 개시되지 않은 임상시험 2A 단계의 효과를 실험적으로 입증한 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 효과는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 예측할 수 없는 현저한 것이라고 주장한다.
그러나 앞서 든 증거 및 갑 제8, 15호증, 을 제9, 11, 12호증, 을 제14호증의 1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 원고의 주장은 받아들이기 어렵다.
(1) 원고의 주장과 같이 선행발명의 동물실험에서 사용된 DA 작용제는 퍼골리드 또는 코카인이지만, 선행발명은 정신자극제 사용 장애를 치료하기 위한 DA 작용제 및 길항제 조합의 작용원리를 설명하고 있고(그림 2 등 참조), DA 작용제 기능을 나타내는 약물이라면 정신자극제 자체를 사용하여도 좋고 이를 다른 DA 작용제로 치환하는 것도 가능하다는 것을 명시적으로 기재하고 있음은 앞서 본 바와 같다. 특히 선행발명은 개념 증명 임상시험 1상(NCT01290276)에서 메틸페니데이트 작용제와 온단세트론 길항제의 조합을 명시적으로 개시하고 있다.
(2) 선행발명에는 즉시 방출 메틸페니데이트와 지연 방출 온단세트론 제형 조합의 효과를 결정하기 위하여 임상시험 2상이 진행 중에 있음이 개시되어 있는데, 이는 임상시험 1상이 이미 완료된 것을 의미하고, 선행발명에 개시된 동물모델을 이용한 전임상시험의 과학적 타당성이 받아들여져 임상시험 1상이 수행되었을 것으로 추론된다. 즉 선행발명의 동물모델에 테스트된 코카인(퍼골리드)/온단세트론을 기초로 인체에 처음 적용하는 임상시험 1상 계획서의 타당성 검토에서 동물모델에 사용된 퍼골리드 대신에 임상적으로 이용 가능한 정신자극제인 일종인 메틸페니데이트로 변경하여 시험하는 것의 과학적 타당성은 이미 수용된 것으로 볼 수 있고, 갑 제18호증의 기재만으로 달리 보기 어렵다.
(3) 선행발명에서 임상시험 1상을 진행한 후 임상시험 2상에 진입하였다는 것은 그 치료요법의 치료적 유효성이 어느 정도 담보된 상태에서 ‘안전성’이라는 중요한 항목을 평가하는 시험으로 봄이 합리적이다. 이러한 측면에서 선행발명은 임상시험 1상에서 약물동태 및 약물동력학적 평가를 수행하였다고도 기재하고 있는데, 약물동태는 약물이 체내에 흡수되어 어떻게 분포되고 대사되거나 배설되는지를 연구하는 학문이고, 약물동력학은 약물이 반응-용량별로 체내에서 어떠한 효과나 효능을 나타내는지 검토하는 학문인 점을 고려해 보더라도, 선행발명은 비록 환자가 아닐지라도 인간에서의 치료적 유효성을 치료제의 용량-반응으로 살피는 과정도 포함하고 있음이 확인되어, 통상의 기술자라면 임상시험 1상을 완료하였다는 기재로부터 의약용도발명으로서 치료효과가 전혀 개시되어 있지 않다고 보지 않을 것이다.
(4) 의약용도발명은 활성을 나타내는 약물(API, Active Pharmaceutical Ingredient)과 그 적응증을 구성요소로 갖는 발명이다. 그런데 특허제도 하에서 의약용도발명은 물질특허가 공개되는 단계에서 약물로서의 물질과 그 물질의 유용성 측면에서 최초의 의약용도는 함께 공지되고, 후속 연구를 통해 그에 적합한 제형, 2차 의약용도 등에 대한 기술이 순차적으로 공개되는 것이 일반적이다. 대부분의 의약품이 인간에의 사용을 전제하고 있다는 이유로 출원발명의 발명의 설명에 임상시험으로 약리효과를 기재하도록 하게 되면 물질로서 약물이 공개되는 시점과 인체를 대상으로 하는 임상시험 단계에서 약효의 확인은 시간적 차이가 존재할 수밖에 없어, 의약용도발명은 특허로서 보호받기 힘들다. 이러한 불합리를 해소하기 위해 출원발명의 발명의 설명에서 임상시험보다 앞서 수행한 효소, 세포주, 동물시험 등을 통해 약리효과를 확인한 것으로 임상시험을 대체할 수 있도록 하고 있다. 즉 의약용도발명에서 효소, 세포주 또는 동물실험을 통해 약효를 검정하였다면 이후 인간에서 치료효과를 확인하였다고 하여 새로운 의약용도를 가진다고 볼 수 없다.
다만, 시험관 내 세포 실험이나 동물실험은 인체를 대상으로 한 직접적인 약효 검정이 아니어서 그 생리학적 환경이 인체와 동일할 수는 없고 종차(種差)가 존재할 수 있으므로 동물모델의 타당성을 다툴 수는 있을 것이다. 하지만 제약분야에서 어떠한 실험모델이 그로부터 도출된 데이터를 신뢰하여 후속 개발단계로의 진행 여부를 결정할 만큼 확립된 것이라면 충분히 신뢰할 수 있는 모델로 볼 수 있을 것인데, 이 사건 제1항 발명의 발명자 스스로도 선행발명의 동물모델을 정신자극제 남용에 대한 확립된 동물 모델로 인식하고 있었던 것으로 보이고(을 제1호증의 3.2.절, “정신 자극적 남용 및 강박적 사용으로의 진행 모델로 간주”, “행동 민감화는 정신 자극제 및 기타 남용 약물에 대한 중독과 관련된 신경 적응 모델로 수용되었다.”라는 기재 참조), 그 기술 분야에서도 아래와 같이 선행발명의 동물모델을 중독성 질환에 대한 적합한 동물모델로 신뢰성 있게 받아들이고 있었던 사실을 인정할 수 있다(을 제9호증).
을 제9호증[2면 우측 2단 하단부] 특히 중독성 질환을 연구할 때 가장 많이 실험적으로 사용하는 중독에 대한 행동 실험은 중독성약물에 대한 행동 민감화(behavioral sensitization)와 conditioned place preference(CPP), 혹은 약물 자가 주입(self-administration) 등이 있다.[4면 좌측 1단부터] 중독성 약물에 의한 행동 민감화 모델 중독성 약물에 의한 행동 민감화는 동물에게 코카인과 같은 중독성 약물을 반복적으로 투여시 동물의 움직임(locomotor activity)이 점차적으로 증가하는 현상을 지속적으로 관찰하게 되는 것으로서 특히 이 행동 민감화에서는 시작단계(initiation)와 발현(expression)단계를 관찰 할 수 있다 [23-26]. 시작단계는 같은 용량의 코카인을 매일 투여할 경우 매일 더욱 더 증가된 코카인에 의한 운동기능을 관찰할 수 있으며 이는 코카인에 의한 도파민의 분비 증가에 의한 것이라고 알려져 있으며 특히 도파민 신경회로의 VTA 영역에서의 신호가 이 민감화의 시작단계에 관여하리라고 추정되고 있다. 흥미로운 것은 이러한 코카인에 의해 증가된 운동기능은 코카인 투여를 중단한 후 오랜 기간을 지나도 코카인에 노출 된 경우 다시 더욱 민감해진 코카인에 의한 행동증가를 관찰할 수 있다는 것인데 바로 이것이 행동 민감화의 발현 단계에 해당한다[24-26].
(5) 원고가 정신병 관련 동물모델을 이용한 스크리닝 부정확성의 근거로 제시한 서증(갑 제7호증)은 주로 우울증 모델에 관한 것일 뿐, 중독 질환 연구모델로서 행동 민감화 모델이나 자가-투여 모델을 신뢰할 수 없다는 내용은 아니어서 이 사건 제1항발명에 그대로 원용할 수 없고, 달리 원고의 주장을 뒷받침할 만한 다른 근거는 제시되지 않았다.
3) 원고의 나머지 주장에 대한 판단
가) 원고는, 구체적인 데이터를 개시하지 않은 임상시험 계획서만으로는 진보성을 부정할 수 없다는 판례(특허법원 2020. 2. 7. 선고 2019허4147 판결)에 의하여 선행발명은 이 사건 제1항 발명의 진보성을 부정하는 근거가 될 수 없다고 주장한다.
그러나 원고가 원용하고 있는 판례는 항암제 병용약물에 관한 사안으로서, 항암제 개별 약물이 각각 항암제로서 효과가 있다는 사실이 공지되어 있고, 기존에 안전성과 유효성이 확인된 개별 항암제를 병용요법으로 품목허가를 받기 위한 경우에는 안전성과 유효성에 관한 자료로서 별도의 전임상시험이나 제1상 임상시험 없이 제2상 임상시험만으로 충분할 수 있다고 하더라도, 항암제의 병용투여에 따른 전임상 또는 임상시험 1상에 관한 데이터가 없어 병용약물의 상승된 약리효과를 알 수 없다면 임상시험 실시계획이 개시된 선행발명에 의하여 병용약물의 상승된 약리효과를 쉽게 예측할 수 없으므로 출원발명의 진보성이 부정될 수 없다고 본 것이다.
한편, 선행발명에는 DA 작용제와 길항제 조합의 치료효과 내지 조합치료에서 요구되는 임계적 시간 범위에 대하여 전임상 또는 임상시험 1상에 관한 데이터가 개시되어 있고, 이 사건 제1항 발명은 임계적 시간 범위를 갖는 공지 약물의 병용에 관한 것이므로, 이 사건은 위 판결과 사안이 서로 같다고 보기 어렵다.
따라서 원고가 들고 있는 위 판결은 이 사건에 원용하기에 적절치 않고, 이에 반하는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.
나) 원고는 현재까지 정신자극제 남용에 대한 치료제로 미국 FDA의 승인을 받은 약물이 없고, 현재 약물중독증의 치료 현황, 사회경제적 필요성 등 특수성을 고려할 때, 이 사건 제1항 발명의 효과는 통상의 기술자가 선행발명으로부터 예측할 수 없는 현저한 것이고, 이와 같은 사정들이 진보성 인정의 2차적 요소로 고려되어야 한다고 주장한다.
그러나 이 사건 제1항 발명의 효과가 선행발명으로부터 예상되는 범위를 넘는 현저한 것이라고 보기 어려운 점은 앞서 살핀 바와 같다. 나아가 신약개발 과정을 고려하여 보더라도, 신약개발의 단계별 성공률은 낮은 편이어서 전임상 단계에 진입하였다고 해서 임상시험 단계의 성공을 담보할 수 없고, 마찬가지로 임상시험 1상을 통과하였다고 해서 임상시험 2상의 성공을 담보할 수 없으며, 임상시험 2A 단계에서 효과를 확인하였다는 사정만으로 임상시험 3상이 반드시 성공할 것이라고 볼 수도 없다. 임상시험은 규제기관에서 품목허가 승인을 받기 위해 단계별로 수행되는 시험으로서 특허제도에서 진보성 판단을 위해 요구되는 약리효과의 증명과는 그 판단기준이 상이하다. 특허성은 과제해결 수단의 기술적 구성의 곤란성과 효과의 현저성 측면에서 판단하는 것이 원칙이고, 의약용도발명은 치료효과가 선행발명들로부터 예측된다면 반드시 임상시험 등에 의한 치료효과의 확인이 요구되지 않는다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502 판결 참조).
이와 같은 사정들을 종합적으로 고려하여 보면, 원고가 주장하는 2차적 요소를 진보성 판단에 있어 반드시 고려하여야 한다고 할 수 없으므로, 원고의 이 부분 주장 역시 받아들이기 어렵다.
4) 소결론
이 사건 제1항 발명은 선행발명과 기술분야 및 목적이 동일하고, 구성 및 효과도 선행발명으로부터 쉽게 도출할 수 있거나 예측할 수 있는 범위 내에 있으므로, 그 진보성이 부정된다.
특허출원에서 청구범위가 둘 이상의 청구항으로 이루어진 경우에 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원 전부가 거절되어야 하므로, 이 사건 출원발명은 나머지 청구항에 대하여 살필 필요 없이 특허등록이 거절되어야 한다. 따라서 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하다.
5. 결론
원고 1 회사, 원고 3 대학교의 소는 부적법하여 모두 각하하고, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고 2 회사의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하되, 원고 1 회사, 원고 3 대학교와 피고 사이에 생긴 소송비용은 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제108조, 제107조 제2항에 따라 그 소송행위를 한 대리인이 부담하도록 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사 이숙연(재판장) 윤재필 송현정